Hoe behoud ik de kennis, ontwikkeling en know-how van mijn werknemers voor mijn bedrijf? Amsterdam, 20 november 2008 Mr. Otto Swens, Vondst Advocaten Van Leijenberghlaan 199 1082 GG Amsterdam The Netherlands t: + 31 20 504 20 00 f: + 31 20 504 20 10 e: otto.swens@vondst-law.com

CASUS – basisfeiten U bouwt machines voor de voedingsmiddelenindustrie U heeft o.a. de volgende werknemers in dienst: Jan Peins (38): houdt zich bezig met productontwikkeling (techniek en vormgeving). Er staan geen speciale bedingen in zijn arbeidscontract. Piet Pas (58): werkt in de assemblage, als monteur. Hij heeft logischerwijs toegang tot de technische details en tekeningen van uw machines. Kees Pas (17): Zoon van Piet, een jonge, algemene administratieve kracht, die het klantenbestand bijhoudt en regelmatig contact heeft met de klanten.

IE rechten: van u of de werknemer? Casus 1: Jan’s vondst

Casus 1: Jan’s vondst Het is weekend. Jan verpakt in zijn keuken wat restjes in een oud bakje en hij bedenkt dat dit oude bakje met enige technische aanpassingen een prachtige oplossing geeft voor een al langer bestaand nadeel met uw verpakkingsmachines. Jan vertelt u zijn idee en ontwikkelt op kantoor ook een mooie vormgeving voor het bakje. U vindt het briljant. U octrooieert de vinding en deponeert het bakje als model. Als Jan dit hoort is hij woest: dit is zíjn idee, hij heeft het thuis bedacht en hij wil de rechten of anders veel geld. De omzet op uw verpakkingsmachines is immers verdubbeld!

Casus 1: Is het bakje van Jan? Drie relevante rechten van intellectueel eigendom Octrooirecht Modelrecht Auteursrecht

Casus 1: Kan Jan het octrooi claimen? Geen beding in arbeidscontract? Art. 12 ROW 1995: “Uitvinding komt toe aan de werknemer, tenzij de aard van zijn dienstbetrekking met zich brengt dat deze uitvindingen doet van het soort waarop het octrooi betrekking heeft.” Bewijslast bij werkgever Type aanstelling is beslissend: Jan is aangesteld voor onderzoekswerk, dus is het octrooi van u. Dat de gedachte thuis is ontstaan is niet relevant.

Casus 1: Kan Jan het octrooi claimen? Jan moet als uitvinder in het octrooi worden genoemd Jan heeft recht op ‘billijke vergoeding’ Rechtspraak over hoogte vergoeding: Waarde van het octrooi (succes van de vernieuwde verpakkingsmachines) bepaalt niet de hoogte van de vergoeding! Ook fictie van licentieverhouding niet Beloning is een soort gratificatie (meestal dus vrij laag)

Casus 1: Ligt het anders als Piet of Kees het bakje had uitgevonden? Ja, Piet en Kees zijn niet aangesteld om ontwikkelingswerk te doen. Piet en Kees zouden recht hebben op het octrooi. Uitzonderingen: Stagiaires, trainees: octrooi altijd voor de werkgever Medewerker universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling (TNO): octrooi altijd voor de werkgever Freelancers, uitzendkrachten: dubieus, want geen arbeidscontract

Casus 1: Kan Jan het model claimen? Nee. Artikel 3.8 lid 1 BVIE bepaalt: “behoudens afwijkend beding wordt de werkgever beschouwd als ontwerper van de modellen die door de werknemer in de uitoefening van zijn functie zijn ontworpen”. Er moet een verband zijn tussen de werkzaamheden en het model (dit is wel ruimer dan het octrooirecht!).

Casus 1: Ligt het anders als Piet of Kees het bakje had vormgegeven? Ja, Piet is monteur, Kees administratief medewerker. Er kan vanuit worden gegaan dat het ontwerpen van bakjes geen verband houdt met de werkzaamheden van een monteur, en zeker niet van een administratieve kracht. Piet en Kees zijn dan dus modelrechthebbende.

Casus 1: Kan Jan het auteursrecht claimen? Auteursrecht ook van belang! Bescherming van het uiterlijk van een ‘werk’ met een ‘oorspronkelijk karakter’ Hoeft niet geregistreerd te worden! Art. 7 Auteurswet: Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat uit het vervaardigen van auteursrechtelijk beschermde werken, dan wordt de werkgever als ‘maker’ beschouwd. Artikel 3.8 lid 2 BVIE bepaalt: auteursrecht volgt modelrecht! Model- en auteursrecht altijd in dezelfde handen, namelijk wie recht heeft op model!

Casus 1: Persoonlijkheidsrechten? Persoonlijkheidsrechten: rechten om bezwaar te maken tegen wijziging, verminking of andere aantasting van het werk (bijv. openbaar maken onder andere naam). Rechtspraak: exploitatierechten naar werkgever, persoonlijkheidsrechten = omstreden! Jan zou kunnen eisen dat u het uiterlijk van bakje niet mag wijzigen zonder zijn toestemming.

Casus 1: Ligt het anders als Piet of Kees het bakje had ontworpen? Ja, Piet en Kees hadden het recht op het model. Het auteursrecht volgt het modelrecht. Piet en Kees zijn dan dus ook auteursrechthebbenden.

Hoe regelt u dit goed? Zorg altijd voor een goede omschrijving van de taak van de werknemer. Als de werknemer in zijn werk ook uitvindingen zal doen of zal ontwerpen, zorg dan dat dit in zijn taak omschreven ligt en ook welke type uitvindingen en ontwerpen. Ook als 10% - 20% van het werk! Spreek met de werknemer af dat de rechten op uitvindingen, ontwerpen en modellen aan u als werkgever toekomen. Deze afspraak mag altijd gemaakt worden in een arbeidscontract of los, en ook met freelancers, uitzendkrachten en monteurs, zoals Piet. Leg alles schriftelijk vast.

Een uitvindingsclausule “Indien de werknemer uit hoofde van zijn functie een uitvinding doet, doet hij hiervan terstond melding aan de werkgever. De werkgever heeft het exclusieve gebruiksrecht op elke uitvinding die de werknemer in het kader van zijn dienstverband doet of die daaruit voortvloeit, en is gerechtigd op deze uitvinding – zowel in Nederland als in het buitenland - bij de daartoe bevoegde instanties Octrooi aan te vragen. Als de werkgever van de bij haar aangemelde uitvinding gebruik maakt en octrooi aanvraagt, heeft de werknemer recht op een passende vergoeding, vast te stellen conform artikel 12 lid 6 van de Rijksoctrooiwet 1995. De werknemer heeft te allen tijde het recht in het octrooi als de uitvinder te worden vermeld.”

Een ontwerpclausule “Indien de werknemer in verband met zijn werkzaamheden een voortbrengsel ontwerpt, doet hij hiervan terstond melding aan de werkgever. De werkgever heeft het exclusieve gebruiksrecht op elk ontwerp dat de werknemer in het kader van zijn dienstverband doet of die daarmee verband houdt, en is gerechtigd op dit ontwerp uitvinding – zowel in Nederland als in het buitenland - bij de daartoe bevoegde instanties een modelrecht aan te vragen. De werkgever is tevens te allen tijde gerechtigd tot het auteursrecht op het ontwerp van de werknemer. De werknemer doet tevens afstand van zijn persoonlijkheidsrechten.”

Bescherming van de kennis en know how van uw bedrijf en uw werknemers Casus 2: De carrière-move van Piet en Kees

Casus 2: Piet en Kees carrière-move Piet en Kees krijgen van een concurrent in Duitsland samen een ‘offer they can’t refuse’. Met name Piet kan op zijn oude dag 2x zoveel gaan verdienen. Zij willen weg. In hun arbeidscontracten staat een concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding voor 2 jaar voor de hele wereld, maar Piet en Kees zeggen: “die gelden toch niet!”. U maakt zich zorgen: U heeft Piet goed opgeleid. Piet kent alle technische tekeningen van uw machines, kent de machines zelf ook van haver tot gort en weet precies waar de sterke en zwakke plekken zitten. Kees kent al uw klanten, houdt het klantenbestand bij, weet wie goed betaalt en wie niet, wie veel bestelt en wie niet.

Casus 2: Geldt het concurrentie- en relatiebeding? Wat is een concurrentiebeding? 7: 653 BW: “Beding tussen werkgever en werknemer, waarbij de laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn’ Spanning tussen grondrecht werknemer op vrije arbeidskeuze (art. 19 lid 3 Grondwet) en de werkgever op rechtmatige bescherming van zijn bedrijfsbelangen.

Casus 2: Vereisten bedingen Geheimhoudingsbeding: geen specifieke eisen Concurrentie- en relatiebeding: Meerderjarigheidseis en schriftelijkheidseis. Schriftelijkheidseis geldt ook als beding later wordt overeengekomen  waarborg dat werknemer het beding goed heeft overwogen. Verwijzing naar aanvullende arbeidsvoorwaarden alleen afdoende als deze bij de ondertekende arbeidsovereenkomst zijn gevoegd! Niet voldoende: vermelding in CAO. Let op: bedingen gelden niet bij ‘schadeplichtig ontslag’ werknemer! (geen dringende reden, reden niet vermeld).

Casus 2: Let ook op… HR 9 maart 1979 (Brabant / Van Uffelen) en HR 5 januari 2007 (AVM) . Concurrentiebeding opnieuw vastleggen tijdens dienstverband is nodig als: Ingrijpende wijziging functie Ingrijpende wijziging arbeidsvoorwaarden Beding gaat ‘aanmerkelijk zwaarder drukken’ (niet bij voorzienbare promotie of natuurlijke doorgroei) Omzetting tijdelijk contract naar vast contract (omstreden, maar advies: altijd doen!)

Casus 2: Vereisten boetebeding Boetebeding vaak gekoppeld aan geheimhoudings-, relatie- of concurrentiebeding Schriftelijkheidseis. Boete moet helder zijn gekoppeld aan een bepaalde verplichting Boete mag niet ten goede komen aan u. U moet die storten in een fonds voor een goed doel. Boete gekoppeld aan dagloon werknemer  hiervan mag bij overeenkomst worden afgeweken.

Casus 2: Moet u Piet en Kees laten gaan? Voor Kees geldt geheimhoudingsbeding wel, maar het concurrentie- en relatiebeding niet  Hij is 17! Piet vecht zijn concurrentie- en relatiebeding aan bij de rechtbank. Hij stelt dat hij 2x zoveel kan verdienen, dat hij altijd al naar het buitenland wilde, nu oud is en niet snel meer zo’n stap kan maken en dat hij bij zijn zoon in de buurt wil werken. Wat zal de rechter beslissen?

Casus 2: Wat beslist de rechter? Gehele vernietiging van het concurrentie- en relatiebeding?  komt vrijwel nooit voor Gedeeltelijke vernietiging van de bedingen?  Komt vaker voor. Denk aan: Beperking in duur Beperking in geografisch gebied Beperking tot relatiebeding Eerder bij tijdelijke werknemers, uitzendkrachten etc.

Casus 2: Wat beslist de rechter (2) Rechtspraak: afweging belangen van Piet versus u. Wat zijn omstandigheden in het voordeel van Piet (de werknemer)? Positieverbetering Risico verlies nieuwe baan Ernstig nadeel bij vinden passende werkkring Korte duur/tijdelijkheid arbeidsovereenkomst Onvrijwillig ontslag

Casus 2: Wat beslist de rechter (3) Wat zijn omstandigheden in het voordeel van u (de werkgever): Kennis bedrijfsgeheimen Persoonlijk contact klanten / relaties (via Kees!) Lange duur dienstverband Investering in opleiding en deskundigheid Beëindiging dienstverband op het initiatief werknemer

Casus 2: Wat beslist de rechter (4) De situatie van Kees is erg in uw voordeel. Kans op gehele vernietiging nihil. Kans op beperking in duur ook. Wellicht beperking in territoir tot landen waar relevante concurrenten zijn gevestigd. Wellicht vergoeding voor Kees, als beding hem erg belemmert in het vinden van een andere baan. Een concurrentiebeding is zwaarder dan relatiebeding en wordt dus eerder gematigd!

Casus 2: Half succes…? Kees mag naar uw Duitse concurrent, maar Piet niet! Maar u bent niet tevreden. Kees weet alles van uw klanten en gaat naar de concurrent. En via zijn vader Piet zou hij ook allerlei vertrouwelijke informatie kunnen krijgen. Piet is altijd betrouwbaar geweest, maar de rechtszaak over het concurrentiebeding heeft de relatie bekoeld. Wat kunt u doen?

Casus 2: Als Kees uw geheime informatie gaat gebruiken…? Vertrouwelijke informatie (tekeningen machines, details bouw, voordelen, nadelen, nieuwe ontwikkelingen etc.) Geheimhoudingsbeding is geldig. Kees handelt dus in strijd met de arbeidsovereenkomst als hij deze informatie via zijn vader bij zijn nieuwe Duitse werkgever brengt Kees handelt ook onrechtmatig als hij op niet-legitieme wijze gebruik maakt van uw bedrijfsgeheimen.  ook internationaal verdrag: (art. 39 TRIPS): algemeen verbod op gebruik niet openbaar gemaakt informatie. Geldt (indirect) ook in Nederland!

Casus 3: Als Kees uw klanten benadert…? Rechtspraak Kees zal zonder concurrentiebeding onrechtmatig handelen, als hij: “stelselmatig klanten benadert die duurzaam aan werkgever waren verbonden daarbij gebruik maakt van kennis en gegevens die hij heeft verkregen van u, de ex- Werkgever”

Voorbeeld concurrentiebeding “Het is Werknemer na verbreking van het dienstverband verboden, gedurende een periode van één jaar in enigerlei vorm, om niet of tegen vergoeding, direct of indirect, zelfstandig, in samenwerking met, of in dienst, voor rekening of op naam van derden, werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten, op het gebied waarin Werkgever werkzaam is.”

Voorbeeld relatiebeding “Het is Werknemer tevens verboden om op enige wijze direct of indirect zakelijke contacten te onderhouden met relaties van Werkgever waarmee deze de laatste 2 jaar voorafgaand aan het einde van het dienstverband bij Werkgever heeft gewerkt of hen te bewegen het dienstverband te beëindigen en/of in dienst te houden.”

Voorbeeld geheimhoudingsbeding “Werknemer erkent dat hem door Werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdend met het bedrijf van Werkgever. Het is Werknemer verboden hetzij gedurende de dienstbetrekking hetzij na beëindiging hiervan, op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheden van de onderneming van Werkgever of die daarmee verband houden. Overtreding zal voor Werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet als bedoeld in artikel 7:678 sub 2.i. BW.”

Voorbeeld boetebeding “Ingeval van overtreding van het bepaalde in één van de artikelen (…)verbeurt Werknemer een terstond en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete ten behoeve van Werkgever van EURO 10.000,- per overtreding en EURO 1.000,- voor iedere dag dat de ovetreding voortduurt.”

Dank voor uw aandacht! Amsterdam, 20 november 2008 Mr. Otto Swens, Vondst Advocaten Van Leijenberghlaan 199 1082 GG Amsterdam The Netherlands t: + 31 20 504 20 00 f: + 31 20 504 20 10 e: otto.swens@vondst-law.com