De juridische valkuilen bij de ontwikkeling van idee naar markt; welke contracten zijn als uitvinder van belang ? Presentatie van mr. Els Doornhein De Vos & Partners Advocaten Voor vragen: edoornhein@devos.nl / 020 20 60 767 http://www.devos.nl/advocaten/id=9/els-doornhein 1 1

Allereerst : creativiteit alleen is altijd onvoldoende Jarenlang hard werken; bloed, zweet en tranen. Al het spaargeld op. De tijd om geld te gaan verdienen is eindelijk aangebroken! Lange weg met veel bochten, heuvels, omwegen, zijwegen en valkuilen. Duurt langer dan men verwacht. Het kost meer dan gehoopt wordt. Samenwerking / een netwerk is vereist. Investeerders of veel geld is onmisbaar.

De ontwikkelingsfase Geheimhouding! De NDA! Aan wie onthul je, waarom en onder welke schriftelijke voorwaarden? Pas op! Het beginsel van vrije concurrentie ( onbeschermde ideeën) Nieuwheidsschadelijkheid. Bescherming ja of nee ? Open innovatie ? Zekerheid investeerders. Wat bescherm je? Welke kosten ? Uitvinding Techniek Uiterlijk merknaam

Van prototype tot product Hulp nodig? Maak goede afspraken vooraf en op schrift. Samen ontwikkelen, betekent samen IE-rechten verkrijgen. Opdrachtgever of mede eigenaar ? Overdracht rechten. Meerdere partijen, ieder met eigen IE, goed regelen, met een contract.

In eigen beheer of marktpartij? Zelf al het risico nemen, de juiste partijen vinden, een netwerk creëren en veel tijd en energie erin blijven stoppen. Omstandigheden: type uitvinding, de markt, geld en tijd, je netwerk, capaciteiten als ondernemer. Marktpartij betrekken: Risico/ investeringen bij de ander. Het vergroten van het netwerk en professionaliseren van het hele traject. Specifieke branche / markt kennis. Altijd een goede samenwerkingsovereenkomst nodig!

Verkoop of licentie? Licentie: Verantwoordelijk voor bescherming en handhaving IE- rechten. Percentage opbrengst. Opzegbaar ! Verkoop: Geen aanspraak op toekomstige successen. Van alle verplichtingen af. Met een licentieovereenkomst kun je de markt verdelen in zoveel mogelijk stukken. Hiermee verdeel je de markt niet alleen naar land of regio, maar ook naar afzetmarkt.

Aandachtspunten licentieovereenkomst Het territorium Bereik en netwerk marktpartij. Optie voor de toekomst onder waarborgen. Welke verplichtingen ? Minimale eisen? Opzegging De feitelijk onopzegbare licentieovereenkomst. De in slaap gesuste wederpartij. Tijden veranderen! Uitstap naar het Auteurscontractenrecht.

Auteurscontractenrecht Dwingend recht. Ter bescherming van de zwakkere partij. Sinds 1 juli 2015 in werking. De rechten van creatieven zoals schrijvers, regisseurs, componisten en muziekmakers die hun genialiteit zouden kunnen verkwanselen voor een appel en een ei, terwijl de kopers schatrijk worden. Wet geldt voor alle makers, natuurlijke personen, zoals bedoeld in de Auteurswet. Niet bij niet-exclusiviteit / werken in opdracht. Deze wet zou ook – naar analogie – moeten gelden voor uitvinders – natuurlijke personen! De bestseller bepaling: Bij een “ernstige onevenredigheid” tussen hetgeen de auteur heeft gekregen en de opbrengsten van dat wat hij gemaakt heeft, kan de auteur een aanvullende vergoeding vorderen. Bij degene aan wie hij zijn rechten overdroeg, maar ook bij andere partijen die dat wat hij maakte, exploiteren. De non-usus bepaling: Een maker kan de overeenkomst met zijn exploitant geheel of gedeeltelijk ontbinden, met name als de exploitant het werk niet binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst in voldoende mate exploiteert, of als niet langer in voldoende mate wordt geëxploiteerd. Dit alles tenzij het niet voldoende exploiteren aan de maker is toe te rekenen, of de exploitant een zodanig zwaarwichtig belang kan aantonen bij de instandhouding van de overeenkomst, dat het belang van de maker hiervoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal moeten wijken.

De financiën in een (licentie) overeenkomst De lumpsum, vergoeding voor IE-rechten, ontwikkelkosten, het gunnen van de licentie. Royalty's. Bruto of netto winst? Boekhoudverplichting en controle. Minimum royalty, vaste, niet terugvorderbare fee.

Inbreuk, wie doet wat ? Valkuil: Licentiegever is verantwoordelijk voor de IE-rechten waarop de licentie wordt verleend. Verplichting tot verdedigen IE-rechten. Pas op met garanties, zeker wereldwijd. Verplichting tot het aanpakken van derden. Veelal: volmacht aan licentienemer om op te treden, voor eigen rekening en risico en de schadevergoeding / winstafdracht te mogen houden. Spaarpot / octrooiverzekering. 10 10

Conclusies: Goede contracten zijn voor uitvinders van essentieel belang. Ze voorkomen problemen achteraf. Voor wat betreft een overdracht / licentieovereenkomst zijn veel varianten, smaken en modellen te bedenken. Het komt aan op de specifieke situatie om te bepalen wat het meest juist is. Licentie / samenwerkingsovereenkomst is maatwerk. Wees kritisch, maar schakel ook hulp in om de balans terug te brengen. Onduidelijke overeenkomsten zijn pas duur nml een puzzeltocht voor juristen. 11 11

Meer informatie Mr. Els Doornhein, Advocaat en partner bij De Vos & Partners Advocaten N.V. Specialisaties: Intellectueel eigendomsrecht Commerciële overeenkomsten en samenwerkingen Licenties, distributie en handelsagenten Curator in faillissementen Aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en raden van toezicht edoornhein@devos.nl / 020-2060 717, Van Miereveldstraat 13, Amsterdam

Afsluiting Auteursrecht © 2017 mr. Els Doornhein, De Vos & Partners Advocaten alle rechten voorbehouden. Hierbij wordt toestemming verleend om deze presentatie ongewijzigd te geven aan andere belangstellenden mits met naamsvermelding. 13 13