Dirk Iserentant OCTROOIEERBAARHEID EN OCTROOISTRATEGIE

Octrooi Defensief recht Geografisch beperkt Beperkt in tijd

Octrooi Omdat octrooirecht nationaal is zijn er veschillen van land tot land De wetgeving die hier besproken wordt, is gebaseerd op de European Patent Convention (EPC) US interpretatie wijkt op sommige gebieden beduidend af

Octrooieerbaarheidsvoorwaarden Nieuw Inventief Industrieel toepasbaar Eenheid van uitvinding “Sufficient disclosure”

Nieuwheid Nieuwheid is absoluut: alle aspecten van de uitvinding dienen in één document voor te komen Let op: andere naam maakt iets niet nieuw! Alles wat voor de dag van indienen wordt voorgesteld Ook eigen publicaties (mondeling, poster) zijn nieuwheidsvernietigend

Inventiviteit Combinatie van twee of meer documenten Moet logisch zijn voor de “person, skilled in the art” In Europa: “Problem solution approach”: –Wat is closest prior art? –Wat is het overblijvend probleem? – Hoe wordt het probleem opgelost? –Is de oplossing onverwacht voor de person skilled in the art?

Inventiviteit: voorbeelden Isolatie van een homoloog gen in een ander organisme Isolatie van interagerend eiwitten via een yeast two hybrid systeem Bepaling van de coderende DNA sequentie van een gekend eiwit

Industrieel toepasbaar Ook agro Moet een technisch effect hebben Behandelingsmethoden zijn uitgesloten –Medicamenten kunnen geclaims worden in speciale formulering Wiskundige formules en theorieën zijn uitgesloten –De verklaring van een mechanisme (voorbeeld hoe een medicament werkt) is niet octrooieerbaar!

Uitgesloten van octrooiering Plantenrassen, dierenrassen –Voor plantenrassen: kwekersrecht Essentiële biologische processen (methoden van voortplanting) Uitsluitingen op morele grond

Octooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen Richtlijn 98/44/EC over de wettelijke bescherming van Biotechnologische uitvindingen Europese Unie wetgeving (maar EPO is ruimer dan Europese Unie: invloed op landen buiten de EU!)

Octrooieerbaarheid van biotechnoglogische uitvindingen Uitsluitingen op morele grond: –Processen voor het clonen van mensen –Processen voor het wijzigen van de germline identiteit van mensen –Gebruik van menselijke embryos voor industriële of commerciële doeleinden –Processen voor het wijzigen van de genetische identiteit van dieren die lijden veroorzaken dat niet in evenwicht staat met het voordeel voor mens of dier, en dieren bekomen met een dergelijk proces

Eenheid van uitvinding Een aanvraag mag slecht één uitvinding bevatten Het bindend principe moet nieuw en inventief zijn –Alle genen van één organisme? –Kinasen? –Een nieuw gen, het eiwit en de toepassing ervan?

“Suffiecient disclosure” Een uitvinding moet voldoende duidelijk beschreven zijn zodat de “person skilled in the art” de uitvinding kan herhalen Min of meer reciprook met inventiviteit –Kan men op basis van een diermodel het gebruik van een medicament voor een mens claimen?

Aanpak VIB voor het octrooieren van vindingen Records Of Invention (ROI) Evaluatie van de octrooieerbaarheid Economische relevantie Redactie en indiening Opvolging: prosecutie en uitlicentieren

ROI Kan via officieel formulier Ook informeel: meestal via draft van een artikel Belangrijk: –Vraag naar publicaties (posters, lezingen, thesis) –Vraag naar samenwerkingen met andere labo’s –Vraag naar materiaal verkregen onder MTA –Bepaling van de uitvinders (verschillend van auteurs op publicatie!)

Evaluatie van de octrooieerbaarheid Wetenschappelijke literatuur en octrooien Octrooien worden door de onderzoekers te weinig geraadpleegd! Te veel gevallen van duplicatie van onderzoek

Bronnen voor octrooisearch Officiële sites (gratis): –Espacenet: –WIPO: –USPTO:

Bronnen voor octrooisearch Verschillende niet officiële gratis sites –Google patents –Patentlens: interessant voor het zoeken van geoctrooieerde sequenties (maar enkel US octrooien en aanvragen) :

Bronnen voor octrooisearch Daarnaast: betalende gegevensbanken –STN, Questel-Orbit –Duur –Krachtige zoekmachines

Economische relevantie Bespreking in team Is er een markt voor de vinding –Komt de vinding te vroeg, te laat? –Wat is de competitie? –Kennen we spelers in het veld? Sommige wetenschappelijke doorbraken zijn niet verkoopbaar...

Redactie en indiening Schrijven van octrooi: vergelijkbaar met schrijven van wetenschappelijk artikel Essentie van de vinding wordt beschreven in de claims Kan snel, zeker als er een draft van een artikel bestaat

Prosecutie Normaal prioriteitsindiening in Europa (Engels) Na één jaar: PCT indiening (“wereldwijd”) Bij PCT indiening zijn nog aanvullingen mogelijk (zolang die voorzien waren in het oorspronkelijke document) Na 30 maanden: nationale fase: indiening in de individuele landen VIB dient normaal in in EU, US, CA en eventueel AU. Andere landen case by case

Prosecutie Examinatie ten gronde start slechts in nationale fase Tijd tussen indiening en toekenning: gemakkelijk vijf jaar of meer Kosten lopen op vanaf nationale fase

Uitlicentiëren Octrooien zijn duur! Zonder commercialisatie heeft het geen zin een octrooi aan te houden VIB zoekt actief naar geïnteresseerden Wegen: contacten, biopartnering Probleem: veel van de vindingen komen vroeg in de pipeline (targets, onderzoeksmethode, preclinisch)

Uitlicentiëren Er wordt enkel naar nationale fase gegaan als er een licentiehouder is (of als er onderhandelingen lopen) Uitzonderlijk worden octrooien niet uitgelicentieerd, maar gereserveerd voor het opzetten van een spin off

Spin offs Enkel in geval van breed technologieplatform Niet gebaseerd op één octrooi, maar op cluster Indien nodig, actief inlicentiëren van aanvullende technologie

En dan... Vragen?