25 jaar Merkenrecht 1984-2009 Zeist 11 maart 2009 Prof. Mr 25 jaar Merkenrecht 1984-2009 Zeist 11 maart 2009 Prof. Mr. Charles Gielen In 1984 gebeurde er niet veel opwindends in merkenland; het is het jaar van het Tanderil arrest van het BenGH, het eindarrest van de Hoge Raad in Juicy Fruit, het arrest van het Brussels hof inzake La couleur du peintre, en nog zo wat zaken. Maar het was wel een jaar na het fameuse Union arrest van het BenGH waarvan we vorig jaar vergeten zijn het 25 jarig jubileum te vieren in navolging van het onlangs gehouden t Schaep met de 5 Poten jubileum. Er was eigenlijk wel aanleiding om vorig jaar een feestje te bouwen rond 25 jaar associatiegevaar, want ik hoop u nog duidelijk te maken dat het recente INTEL-arrest best een aardig cadeautje van het Europese Hof is…

25 jaar merkenrecht is in een half uur niet of nauwelijks te bespreken 25 jaar merkenrecht is in een half uur niet of nauwelijks te bespreken. Ik kan u eigenlijk het beste aanraden deze beide boeken te lezen (1991-2008) en dat weet u precies wat de ontwikkeling is geweest. Laat ik proberen een paar thema’s te vermelden die de ontwikkeling t.o.v. de situatie van toen kenmerken en ik wil dan afsluiten met een korte visie op de toekomst

Le Menu Le lunch distinctif Le pâté des mots La forme du soufflé Entremet exceptionnel de la technique ∞ Le diner etendu La soupe de l’usage de la marque Le hors d’oeuvre de la protection absolue L’ amuse bouche de l’ association Le pot au feu de la confusion Le grand dessert de la dilution Les Friandises

Le pâté distinctif des mots Het KINDER-lijke genoegen van het Benelux onderscheidend vermogen: BenGH 1981

Wat was ook weer het recept? Merk geweigerd of nietigverklaard: Merk mist elk ond. verm. Merk bestaat uitsluitend uit tekens die kunnen dienen tot aanduiding van (kortgezegd) karakteristieken van de waar Gebruikelijke merken

De rechter als waarzegger Bij ‘kunnen dienen’ moet worden onderzocht of te verwachten is of het woord redelijkerwijs in de toekomst ter beschrijving kan worden gebruikt Chiemsee, Postkantoor en Doublemint

De Postkantoor-doctrine Samengestelde woorden: Σ > [A]+[B]+ .. iets afgezwakt in Celltech Rechter moet niet waarzeggen, maar beide benen op de grond Dus: Biomild, Companyline, Doublemint zijn goede merken Merkenrecht is wiskunde geworden, immers HvJ zegt: (r.o. 97-98 + 100) Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel3, lid1, subc, van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. (r.o. 100) Afgezwakt in Celltech: 79      Met betrekking tot een merk dat bestaat uit woorden, kan derhalve een eventueel beschrijvend karakter weliswaar ten dele worden onderzocht voor elk van de bestanddelen afzonderlijk, doch het moet hoe dan ook afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel

Hof Brussel begrijpt het SOFTPERFECTION POWERCLICK DERM’INTIM QUICKFILM CLEAR’INVOICE

Benelux-burger of geen burger EUROPOLIS beschrijvend in Nederlandse taalgebied Benelux, alleen gebruikt in Nederland HvJ: inburgering aantonen in hele taalgebied; aanzienlijk deel daarvan moet het als merk zien Is Nederland dan voldoende???

Le soufflé des formes Van vrije deponering van vormen onder het oude BMW-regime → Niet gewende consument + Significante afwijking van de norm of van wat gangbaar is SiSi: 28      Zoals het Gerecht in punt 37 van het bestreden arrest evenwel terecht in herinnering heeft gebracht, is bij de toepassing van deze criteria de perceptie van het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande uit de verschijningsvorm van de waar zelf, niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij een woord‑ of beeldmerk dat bestaat uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord‑ of beeldmerk … 31      Volgens vaste rechtspraak heeft alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Entremet exceptionnel de la technique Ratio: concurrenten moeten ongestoord producten met dezelfde technische oplossing kunnen aanbieden Dat kunnen zij wanneer dezelfde technische oplossing een andere vorm heeft Het HvJ wil echter uberhaupt geen monopolie op techniek Philips Art 3, tekens die uitsluitend bestaan uit: … de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, 78. …Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn. 82. Door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, geeft artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn de legitieme doelstelling weer, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen. 83. Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen.

“La soupe” van het merkgebruik Allereerst: gebruik voor waren in 5(1) en (2): gebruik ter onderscheiding How about keywords, adwords → HvJ BMW/Deenik: gebruik in slogan “reparatie van BMW” = gebruik ter onderscheiding van diensten waarvan het object een auto is = gebruik ex art 5 lid 1.a Dus: gebruik merk in vergelijkende reclame = 5 lid 1.a Na de lunch distinctif, gaan we nu over naar het diner etendue…… Gebruik voor waren = gebruik ter onderscheiding, al laat het hof in adidas/Fitness de mogelijkheid open dat gebrui als decoratie kan worden tegengegaan Wat mij betreft is wat Deenik deed gewoon gebruik maken van het woord BMW ter onderscheiding van auto’s

“La soupe” van het merkgebruik Adam Opel: BMW-beslissing is typisch voor dat geval 5(1)(a) = gebruik van identiek teken voor producten van derden, dus niet voor producten van merkhouder Dus: gebruik merk in vergelijkende reclame ≠ gebruik in 5(1)(a), want merk wordt dan gebruikt voor producten van de merkhouder, niet van de reclamemaker, maar valt misschien onder art. 5(5) Dat was ook de oplossing van het BenGH in de zaak Omnisport (1989)

“La soupe” van het merkgebruik O2/Hutchison: Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van het merk van een concurrent (of overeenstemmend teken), om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, komt neer op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, want vergelijkende reclame dient om de producten van de adverteerder van die van zijn concurrent te onderscheiden Dus: gebruik van de bubbles van O2 in vergelijkende reclame valt toch onder 5 lid 1.a……. Kunt u het nog volgen? 35      Anderzijds beoogt reclame waarmee de adverteerder de door hem op de markt gebrachte waren en diensten vergelijkt met die van een concurrent, uiteraard de waren en de diensten van deze adverteerder te promoten. Met dergelijke reclame probeert de adverteerder zijn waren en diensten te onderscheiden door de kenmerken ervan te vergelijken met die van de concurrerende waren en diensten. Deze analyse wordt bevestigd door overweging 15 van richtlijn 97/55, waarin de gemeenschapswetgever heeft benadrukt dat vergelijkende reclame er naar streeft, de waren en diensten van de adverteerder te onderscheiden van die van zijn concurrent (zie arrest van 25 oktober 2001, Toshiba Europe, C‑112/99, Jurispr. blz. I‑7945, punt 53). 36      , in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104.

Le hors d’oeuvre de la protection absolue Art. 16(1) TRIPs en considerans 10 Rl.: bij identieke tekens voor identieke producten: verwarring wordt verondersteld, bescherming is absoluut Echter: Adam Opel/Autec: uitoefening recht moet beperkt blijven tot afbreuk aan met name herkomstfunctie als vastgesteld wordt dat publiek merk niet waarneemt als aanduiding dat de waren afkomstig zijn van merkhouder (of verbonden onderneming): geen afbreuk Dus toch vaststelling verwarringsgevaar onder 5.1.a Opel heeft inschrijving merk Opel o.m. voor speelgoedauto’s. Autec verhandelt speelgoedautootjes. 21      Evenwel zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof het in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 51, en arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C‑245/02, Jurispr. blz. I‑10989, punt 59). 22      Bijgevolg kan het aanbrengen door een derde van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn alleen dan worden verboden wanneer het afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk. 24      Zo de verwijzende rechter met zijn toelichting heeft willen benadrukken dat het relevante publiek het aan het Opel-logo gelijke teken op de door Autec in de handel gebrachte schaalmodellen niet waarneemt als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van Adam Opel of van een met Adam Opel economisch verbonden onderneming, moet hij alsdan vaststellen dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk.

L’ amuse bouche de l’association Weet u het nog? BenGH Union/Union Soleure 1983

Le pot au feu de la confusion Puma/Sabel (1997): verwateringsgevaar is hét criterium voor merkinbreuk onder 5.1.b. Associatiegevaar is één van de factoren voor vaststelling verwarringsgevaar Betekent overeenstemming in 5.1.b ook associatiegevaar (adidas/Fitnessworld)? Maar: bij bekende merken lijkt het associatiegevaar een centrale rol te vervullen Er is een aanwijzing in adidas/Fitnessworld dat overeenstemming in 5.1.b. = overeenstemming in 5.2 = associatiegevaar 28 The condition of similarity between the mark and the sign, referred to in Article 5(2) of the Directive, requires the existence, in particular, of elements of visual, aural or conceptual similarity (see, in respect of Article 5(1)(b) of the Directive, Case C-251/95 SABEL [1997] ECR I-6191, paragraph 23 in fine, and Case C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer [1999] ECR I-3819, paragraphs 25 and 27 in fine). 29 The infringements referred to in Article 5(2) of the Directive, where they occur, are the consequence of a certain degree of similarity between the mark and the sign, by virtue of which the relevant section of the public makes a connection between the sign and the mark, that is to say, establishes a link between them even though it does not confuse them (see, to that effect, Case C-375/97 General Motors [1999] ECR I-5421, paragraph 23).

Le grand dessert de la dilution Art. 5(2): bescherming tegen verwatering en oneerlijk voordeel Chevy (1999): bekendheid wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn Davidoff/Gofkid (2003): uitleg contra legem bescherming ook bij soortgelijke producten

Associatie Chevy (1999) Adidas/Fitnessworld (2003) enkel wanneer er sprake is van een voldoende mate van bekendheid …kan door het publiek dat met het jongere merk in aanraking komt, eventueel een verband (Engels: association) worden gelegd tussen de twee merken Adidas/Fitnessworld (2003) een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt Herkent u ook Union?

Associatie: Benelux vs. EU Beide: associatie is niet voldoende voor schade (Intel) Beide: hoe groter onderscheidend vermogen, des te groter kans op associatie (Intel) INTEL: 54      Voorts is het zo dat hoe groter het intrinsieke dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk is, des te groter de kans is dat dit oudere merk bij het relevante publiek in gedachten komt wanneer het met een gelijk of overeenstemmend jonger merk in aanraking komt. Dus Benelux en EU: dicht bij elkaar!

Schade: Benelux vs. EU Hoe groter het onderscheidend vermogen, hoe groter kans op schade (Chevy en Intel) Hoe directer en sterker de kans op associatie: hoe groter de kans op schade (Intel) INTEL: 67      Hoe directer en sterker het oudere merk door het jongere merk in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans dat door het gebruik van het jongere merk op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. … 69      Wat de mate van bekendheid en de mate van het onderscheidend vermogen van het oudere merk betreft, heeft het Hof overigens reeds geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld 74      Toch is het zo dat hoe unieker het oudere merk is, des te gemakkelijker door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van dat oudere merk.

Bewijs schade: Benelux vs. EU Bewijs daadwerkelijke schade niet nodig (Benelux en EU, Intel) Benelux: niet theoretische kans op schade (bijv. Jeep/Jeep) Wel van elementen die tot de conclusie kunnen leiden dat sprake is van ernstig gevaar van inbreuk (Intel) INTEL: 38      Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet. Benelux: denk aan de zaak Jeep/Jeep Hof Amsterdam: the CoA said that the theoretical risk that the impression of some relation between the users of the marks can never be totally excluded but if that were relevant, the owner of mark could always get an injunction and that is not what the law should be. Ook onder voormalig Benelux recht moest men de rechter ervan kunnen overtuigen waarom de merkhouder met een bepaald gebruik een probleem zou kunnen hebben

Bewijs afbreuk ond. verm. Afbreuk: merk minder geschikt om herkomst te identificeren doordat identiteit afbrokkelt en aan impact inboet (Intel) Daarom aantonen dat het economisch gedrag van consument van producten van merkhouder is gewijzigd danwel grote kans bestaat dat het zal wijzigen (Intel) Benelux (Claeryn/Klarein e.a.): (niet theoretische) kans op aantasting kooplustopwekkend vermogen “Ernstig gevaar” en “grote kans” (Intel) liggen dicht bij Benelux-recht, indien ernstig en groot = niet theoretisch Intel: 76      Ten derde wordt er, zoals is benadrukt in punt 29 van het onderhavige arrest, afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. 77      Bijgevolg veronderstelt het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.

Ernstig = niet theoretisch HvJ 12 dec. 2008 (TDK) it is sufficient that evidence be produced enabling it to be concluded prima facie that there is a risk, which is not hypothetical, of unfair advantage or detriment in the future Dus: t.a.v. niet-verwarring schade ligt Benelux en EU-recht heel dicht bij elkaar TDK: (voor opname apparaten vs kleding) 22      With regard to the appellant’s argument concerning the standard of proof required of the existence of unfair advantage taken of the repute of the earlier mark, it must be noted that it is not necessary to demonstrate actual and present injury to an earlier mark; it is sufficient that evidence be produced enabling it to be concluded prima facie that there is a risk, which is not hypothetical, of unfair advantage or detriment in the future (see, by analogy, concerning the provisions of Article 4(4)(a) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C‑252/07 Intel Corporation [2008] ECR I-0000, paragraph 38). 23      In the present case, it is clear that the Court of First Instance, in paragraph 67 of the judgment under appeal, properly established the existence of an unfair advantage within the meaning of Article 8(5) of Regulation No 40/94 in correctly considering that it had available to it evidence enabling it to conclude prima facie that there was a risk, which was not hypothetical, of unfair advantage in the future.

Les friandises Na 25 jaar merkenrecht: noodzaak herijking van onderscheidend vermogen (niet waarzeggen en meer vormmerken) merkgebruik (geen formalisme, maar contextualisme) verwarringsgevaar (geen Picasso-doctrine) Bescherming van bekende merken lijkt goed In Amerika is de discussie hierover in volle gang. Ook daar wordt geworsteld met de trade mark use doctrine, of wel de vraag of er in bepaalde situaties wel sprake is van gebruik in relation to products and services, zoals dat in de inreukcriteria van de Lanham Act staat, en van gebruik als merk. Het recente (lange) artikel van Dinwoodie en Janis laat die discussie op een fraaie manier zien.[1] In een groot aantal geschillen in de VS eindigt de zaak bij de vraag of er sprake is van gebruik als merk, terwijl de echte vraag: is er ondanks dat er geen sprake is van gebruik als merk wellicht toch gevaar voor verwarring of verwatering, dan niet aan de orde komt. Genoemd worden: gebruik van merken als keywords, metatags of anderszins op internet, het gebruik van een slogan van een onderneming op een T-shirt, het gebruik van een handelsnaam of parodiërend gebruik. De schrijvers pleiten voor wat zij noemen contextualism: Trademark law should retain its traditional preference for contextualism and should place assessments of confusion over supposedly deterministic characterizations of use. [1] Greame B. Dinwoodie, Mark D. Janis, Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law, The Trademark Reporter, Vol. 98, p. 1086. Ik zou menen dat de merkhouder de mogelijkheid moet hebben tegen elk gebruik in het economisch verkeer[1] van een merk of een overeenstemmend teken (dus ook de handelsnaam, domeinnaam etc. ) dat op enigerlei wijze gevaar voor verwarring of verwatering kan veroorzaken, op te treden.

Mahlzeit! Proficiat en dank charles.gielen@nautadutilh.com