Registratie routes in de EU: Kiezen zonder te verliezen Henrike Bongers Coordinator Competence Center Novagraaf Group 31 maart 2011

Inhoud I Introductie Novagraaf II. Registratieroutes Internationale Registratie EU-registratie

Introductie Novagraaf European Leaders in IP Amsterdam, Breda, Brussel, Londen, Manchester, Parijs, Geneve Meer dan 450 medewerkers Ongeveer 150 merken- en octrooigemachtigden

Diensten Novagraaf Onderzoek naar beschikbaarheid, registreerbaarheid IE- rechten Registratie van IE-rechten & domeinnamen Bewaken IE-rechten en domeinnamen Beheren van IE (wereldwijde) portefeuilles (ook domeinnamen) Advisering over gebruik en exploitatie van IE-rechten Opstellen van (licentie, co-existentie) overeenkomsten Conflictbehandeling en –bemiddeling

Registratieroutes Nationaal EU-merk (CTM) Internationale Registratie (al dan niet met aanwijzing EU)

Internationale Registratie Wettelijk kader 1891: Overeenkomst van Madrid (“Madrid Overeenkomst”) 1989: Protocol van Madrid (“Madrid Protocol”) Samen ook wel “Unie van Madrid” genoemd

Internationale Registratie

Madrid systeem algemeen Verkrijging van een bundel nationale merkrechten Altijd is een basisaanvraag of -registratie vereist in het land van oorsprong

Internationale Registratie Voorwaarden IR Een basisaanvraag of -registratie in het land van oorspong Identieke houder Identiek merk Identieke waren en diensten (wel ‘minder’, niet ‘meer’)

Internationale Registratie Kenmerken IR Gedeeltelijke overdracht (bepaalde landen/waren/diensten) is mogelijk (Let op: verkrijgende partij moet voldoen aan Madrid voorwaarden!) Territoriale Uitbreiding is altijd mogelijk (beschermingsomvang = datum uitbreiding maar looptijd = gelijk aan hoofdinschrijving)

Internationale Registratie Indienen IR Op het moment van indiening wordt gekeken naar: 1.Daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel 2.Woonplaats 3.Nationaliteit in het land van oorsprong. Vervolgens vindt daar een basis aanvrage plaats; Let op: Protocol geldig? Keuze land van oorprong mogelijk voor grote multinationals! Aanvrager moet wel voldoen aan de hierboven weergegeven voorwaarden.

Internationale Registratie 1. Daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel 2.Woonplaats 3.Nationaliteit Wat wordt hieronder verstaan? WIPO: “(…) is a matter for the laws of the Contracting Parties to determine, each as far as it is concerned” Ad 1 Voor “daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel” is niet voldoende dat het om een dochteronderneming gaat; het moet dezelfde rechtspersoon zijn. Postadres is niet voldoende! Ad 2 Definitie “domicile” OHIM: “location where an individual, partnership, or corporation established permant residence as per legal obligations’’ “Domicile” niet per definitie synoniem voor “the seat of the company”

Internationale Registratie Voordelen: 1 centrale aanvraag bij WIPO in Geneve Vrije keuze tussen de aaneengesloten landen (85) IR= bundel nationale rechten onder 1 IR nummer; bescherming is per land gelijk aan nationale registratie Relatief goedkoop ten opzichte van nationale registraties Talenkeuze: FR, EN, SP (tot het moment dat nationale behandeling noodzakelijk is-> lokale vertegenwoordiging) Nationale IP Offices gehouden aan termijn maximaal 18 maanden voor ambtelijk onderzoek

Internationale Registratie Maar… IR heeft een nadeel: eerste 5 jaar afhankelijk van basisaanvraag of -registratie. Gevolg: binnen 5 jaar verval basisregistratie (“central attack’’) verval IR Let wel: houder van basisregistratie en IR hoeft niet hetzelfde te zijn; overdracht IR los van basisregistratie is dus mogelijk Nadeel gedeeltelijk ondervangen door mogelijkheid IR om te zetten naar nationale aanvragen met behoud van datum IR (wel extra kosten op nationaal niveau)

Internationale Registratie Benelux: Gebruik standaard klasse- heading geeft alleen bescherming voor de waren en diensten aangegeven in de klasse-heading OHIM: Gebruik standaard klasse- heading geeft automatisch bescherming voor alle in die klasse vallende waren en diensten HvJ EU Case C-307/10 (IP TRANSLATOR) Aandachtspunten Classificatie BBIE/OHIM

Internationale Registratie Classificatie: Bij Internationale registraties moet er uitdrukkelijk worden gesteld dat de aanvrager te goede trouw van plan is om het merk te gebruiken voor de aangegeven producten/diensten. Dit geldt in het bijzonder bij het aangeven van de klassen. Het opzettelijk aanwijzen van een klasse of producten of diensten waarvoor het merk niet zal worden gebruikt kan worden aangemerkt als fraude en kan nietigheid van de gehele registratie tot gevolg hebben. Verder: Indienen Declarations of Use (+ gebruiksbewijs) 5 jaar na registratie en bij vernieuwingen! Rechtstreeks indienen bij USPTO (niet WIPO!) Aandachtspunten USA

Internationale Registratie Classificatie: China gebruikt de internationale classificatie, maar kent een verdeling in subklassen. Hierbij kunnen problemen ontstaan omdat het gebruik van de klassentitel niet alle subklassen dekt Aandachtspunten China

Internationale Registratie Van klasse 25 (kleding, schoeisel en hoofddeksels) is de sub klassenindeling als volgt verwoord: socks, stockings and hosiery; gloves, mittens, neckties, scarves, shawls and veils (and all other products of clothing included in this class) shoes; shoes for special use; clothing; textile articles in the form of clothing for babies; sport clothing; rain coats and other waterproof clothing; show/drama and party costumes; headgear; Aandachtspunten China

Het EU-merk Voordelen: 1 aanvraag bij OHIM in Alicante 1 unitaire registratie voor de hele EU Claimen van senioriteit o.g.v. bestaande (inter)nationale registraties (let wel: zelfde merk, houder en klassen)-> (inter)nationale registratie kan men t.z.t. laten vervallen) Eigen inhoudelijke wetgeving, geen nationale regels (EU systeem parallel aan nationale systeem) 1 oppositieprocedure voor het OHIM Niet noodzakelijk om het merk in alle EU landen te gebruiken Houders EU IE-rechten kunnen “EU application for action” indienen bij douane

Het EU-merk Maar er zijn ook nadelen… Merk niet onderscheidend in één van de landen van de EU? weigering CTM Derden kunnen oppositie aantekenen op grond van oudere rechten in één van de landen van de EU Nadeel gedeeltelijk ondervangen door mogelijkheid conversie (wel extra kosten op nationaal niveau) Voordelen van art 5(5) Richtlijn: optreden tegen onrechtmatig gebruik van het teken anders dan voor waren en diensten niet geïmplementeerd in CTMR wel in BVIE (artikel 2.20 lid 1 sub d)

IR met aanwijzing EU

Voordelen IR op basis van BNL: Spoedregistratie bij het BBIE mogelijk (let wel: toetsing + oppositie na inschrijving!) Goedkoper IR op basis van BNL dan EU (Ovk + Protocol vs. Protocol- anders taksenregime) Kans op oppositie op basis van oudere rechten of weigering vanwege beschrijvend karakter in een landstaal in BNL in theorie kleiner dan in EU Verder……

IR met aanwijzing EU Voordelen IR op basis van BNL: Aanwijzing EU in een IR: bij weigering CTM aanvraag conversie binnen IR mogelijk (behalve Malta) goedkoper dan omzetting van “directe” CTM!

Internationale Registratie Vraag: Wanneer IR met als basis EU i.p.v. IR met als basis Benelux? Indien de kans op afwijzing door BBIE groter is dan de kans op een afwijzing door OHIM Indien een vormmerk wordt aangevraagd kan gebruik worden gemaakt van afbeeldingen met maximaal zes aanzichten van de vorm

Welke route? Over het algemeen is de beste optie: Een Benelux aanvraag of registratie als basis IR aanvragen met aanwijzing EU Nationale registraties (in het geval land niet aangesloten is bij IR systeem)