Opposities in de EU en de Benelux: harmonie of valse vrienden? Franc Enghardt Managing partner Novagraaf Nederland 31 maart 2011

Inleiding Wat is een oppositie? (BBIE/OHIM) Hoe verhoudt een oppositie zich tot nietigheidsacties en rechtsmaatregelen?

Opposities De verschillen

Statistieken BBIE bron: BBIE jaarverslag 2009

Statistieken

OHIM oppositie 1998 BEAUTY FREE./.

Wettelijk kader Artikel Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom Artikel 41, 42 j°artikel 8 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (207/2009)

Oppositie procedures BNL/OHIM Warning letter Formal Opposition Grounds of Opposition Arguments Counterparty 2357 Watch Notice 1 Decision Office 8 Cooling- off 4 Proof of Use 6 Advice regarding Watch Notice Negotiations Extension requests If applicable gathering and filing Proof of Use Studying Arguments and/or response Proof of Use Studying Decision

Oppositietermijn Benelux:Twee maanden na de eerste dag van de maand volgend op de publicatiedatum OHIM:Drie maanden na publicatiedatum (IR:6+3 mnd)

Wie kan oppositie instellen? Benelux: Houder van een oudere merkregistratie geldig in Benelux Deposant (opschorting) Houder van Algemeen bekend merk (UvP) Licentiehouder (mits toestemming merkhouder + licentie ingeschreven) OHIM: Houder van oudere merkregistratie geldig in (één van de) EU landen Deposant (opschorting) Houder van Algemeen bekend merk (UvP) Licentiehouder (mits toestemming merkhouder + licentie ingeschreven) Houder van ander ouder teken van meer dan plaatselijke betekenis voor zover op grond van dat teken naar nationaal recht het gebruik van het jonger EU- merk verboden kan worden bijvoorbeeld handelsnaamrechten (maar niet auteursrechten)

Gronden oppositie Benelux: Identiek merk voor zelfde waren/diensten Identiek/overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke waren/diensten Algemeen bekend merk (UvP); let op: gelijke of soortgelijke waren/diensten vereist! (moet met andere woorden sprake zijn van verwarring) OHIM: Idem Ook niet soortgelijke waren mits ouder merk bekendheid heeft en sprake is van verwatering en/of meeliften

Cooling Off Benelux:Oneindige verlenging Cooling Off op gezamenlijk verzoek, maar na 1 jaar steeds€ per twee maanden. OHIM:Maximaal 24 maanden Cooling Off Gezamenlijke verlening na 2 maanden wordt direct 22 maanden Opt-Out altijd mogelijk

Reactie deposant Benelux: indien deposant niet reageert op de ingestelde oppositie dan wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn recht en wordt de oppositie afgesloten (m.a.w: verlies merkaanvraag!) Vanaf 1 april a.s. moet het gaan om een inhoudelijke reactie (dus niet: reactie op voorstel taalkeuze, vraag om indiening gebruiksbewijzen, vraag om verlening cooling off danwel een opschorting, beperken lijst waren/diensten etc) OHIM: geen reactie deposant: OHIM geeft inhoudelijk oordeel!

Aanstellen gemachtigde Benelux: natuurlijke en rechtspersonen die op het grondgebied van de EG of EER geen woonplaats, zetel noch werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben dienen zich te laten vertegenwoordigen door een gemachtigde in een oppositieprocedure OHIM: natuurlijke en rechtspersonen die in de Gemeenschap geen woonplaats, zetel noch werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben moeten zich voor OHIM laten vertegenwoordigen

Opschorting Benelux: - depot - vordering tot verval of nietigheid - tijdens weigeringsprocedure absolute gronden - op gezamenlijk verzoek OHIM:- depot - wanneer opschorting is ‘appropriate’

Taal Benelux:NL of FR In principe taal van verweerder (depot) Bij IR keuze verweerder binnen 1 mnd Geen keuze -> Frans Keuze voor Engels mogelijk (op gezamenlijk verzoek) Vertalingen NL/FR door BBIE OHIM:Taal oppositie is één van de twee talen aangegeven bij depot mits er sprake is van één van de vijf talen van OHIM (Frans, Duits, Engels, Italiaans en Spaans)

Beoordeling soortgelijkheid Benelux: Gebruik standaard klasse- heading geeft alleen bescherming voor de waren en diensten aangegeven in de klasse-heading OHIM: Gebruik standaard klasse- heading geeft automatisch bescherming voor alle in die klasse vallende waren en diensten HvJ EU Case C-307/10 (IP TRANSLATOR)

Kosten (I) Benelux:Oppositie taksen zijn in twee delen opgesplitst: Voor afloop van de oppositietermijn moet 40% van de taksen zijn betaald en voor aanvang van de procedure de resterende 60% OHIM:Bij OHIM dienen taksen in één keer te worden voldaan (oppositie wordt pas geacht ingesteld te zijn na betaling)

Kosten (II) Benelux:Indien procedure wordt afgesloten omdat de aanvraag ingetrokken is wordt een deel van de taksen gerestitueerd OHIM:Gehele oppositietaks wordt terugbetaald indien in de cooling off periode de andere partij de aanvraag intrekt of beperkt Na cooling off periode geen restitutie meer

Kosten (III) Benelux: verliezende partij dient aan winnende partij een vastgesteld bedrag te vergoeden (=€1000); slechts bij beslissing en volledige toewijzing; beslissing vormt executoriale titel OHIM: verliezende partij draagt de kosten, met inbegrip van de administratieve kosten van de andere partij. Hieraan zijn echter grenzen gesteld (veelal max €650). Beslissing vormt geen executoriale titel NB. ook kostenveroordeling indien aanvraag wordt ingetrokken voordat er een beslissing is tenzij tussen partijen anders is overeengekomen

Beroep Benelux:Beroep bij Hof Den Haag binnen 2 maanden na uitspraak oppositie evt. cassatie bij HR OHIM:Binnen twee maanden na mededeling beslissing beroep indienen bij Kamers van Beroep OHIM Eventueel nog verder beroep bij het Gerecht en HvJ EU

Bewijs van gebruik (BBIE/OHIM) Gebruiksplicht: periode 5 jaar voorafgaand aan datum publicatie BNL/EU aanvrage Zowel bij OHIM als BBIE moet er ondubbelzinning om gebruiksbewijs gevraagd worden (OHIM: “explicit, unambiguous en unconditional”) Wat kan dienen als bewijs van gebruik? Etiketten Verpakkingen Prijslijsten Catalogi (kopie) facturen Foto’s Verklaringen omtrent gebruik (derden) Advertenties Internet bewijs (mits met datum voorzien)

Bewijs van gebruik OHIM Bestaande uit aanwijzingen omtrent de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik (HvJ EU Ansul/ Ajax (C-40/01), HvJ EU La Mer (C-259/02)) Let op: geen token use; voldoende om een markt te bewaren of te creëren Onvoldoende: Invoice for 180 pairs of shoes 2 invoices for a total amount of 122 items of clothing and 4 undated labels with no indication of what goods they were to be affixed to The submission of one bill of loading showing the delivery of 40 packages of sherry is insufficient to prove genuine use. Voldoende: the continuous sale of fruit juice during a period of eleven and a half months with a total volume of sales of €4800 evidence of sales for around furry toy animals in the high-priced market sector A total volume of sales of 360 kg coffee was considered sufficient evidence to show the extent to which the earlier mark was used.

Bekende uitspraken (HvJ) Puma / Sabel (HvJ EU 11 november 1997, C-251/95): Het criterium “gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk” moet aldus worden uitgelegd dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren. Na Puma/Sabel (HvJ): Lloyd / Loints (HvJ EU 22 juni 1999, C-342/97): Niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken, verwarring kan doen ontstaan.

Bekende uitspraken (HvJ) Na Lloyd / Loints (Het Gerecht) Sir / Zirh (22 juni 1999, C-342/97): Het Gerecht: According to the case-law of the Court, the phonetic similarities may be counteracted by the conceptual differences between the trademarks in question. For there to be such a counteraction, at least one of the marks at issue must have, from the point of view of the relevant public, a clear and specific meaning so that the public is capable of grasping it immediately.

Bekende uitspraken (HvJ) Picasso/Picaro (HvJ EU 12 januari 2006, zaak C-361/04) Visuele en fonetische overeenstemming kan worden gecompenseerd door een nadrukkelijk begripsmatig verschil. Thomson Life/Life (HvJ EU 6 oktober 2005, zaak C-20/04) “(…)bij het publiek kan verwarring ontstaan tussen dezelfde waren en diensten, wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de firmanaam van een derde met het ingeschreven merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt”

Recente uitspraken Europees: HvJ EU (case C-254/09) CK Calvin Klein (o.a. kl 18 en 25) vs. CK CREACIONES KENNYA (kl 18, 25) Het Gerecht (case T-169/09) GOTCHA (kl 18, 25) vs. GOTHA (kl 18, 25)

Recente uitspraken Nationaal: Hof Den Haag (LJN: BN9781) Rox (kl 18, 21, 25) vs. Roxstar (kl 3, 14, 18, 24, 25)