Double Dipping Kan de octrooihouder iedere concusie van zijn octrooi afzonderlijk licentiëren? Zeist 12 maart 2008 B.J. van den Broek

Kan uitputting contractueel worden uitgesloten? Uitputting volgens Nederlands recht • Art. 53 (5) Rijksoctrooiwet: “Is een voortbrengsel als in het eerste lid, onder a of b bedoeld, in Nederland of de Nederlandse Antillen rechtmatig in het verkeer gebracht, dan wel door de octrooihouder of met diens toestemming in één der Lid-Staten van de Europese Gemeenschap of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebracht, dan handelt de verkrijger of latere octrooihouder niet in strijd met met het octrooi, door dit voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te gebruiken, te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.”

• Uitputting is een uitzondering op de exclusieve rechten van de octrooihouder en dient dus beperkt te worden uitgelegd: - HR 23 juni 1995, BIE 1997/41 “Zoals het Hof met juistheid heeft overwogen, bevat die bepaling een uitzondering op art. 30 lid 1, waarin het uitsluitend recht van de octrooihouder is omschreven, en dient zij naar haar aard beperkt te worden uitgelegd.”

“Uitputting” in EG-verband (beter gezegd: de exceptie op grond van het vrije verkeer van goederen): • Zie bijvoorbeeld Centrafarm B.V. v. Sterling Drug (Centrafarm I), zaak C-15/74: “In relation to patents, the specific subject matter of the industrial property is the guarantee that the patentee, to reward the creative effort of the inventor, has the exclusive right to use an invention with a view to manufacturing industrial products and putting them into circulation for the first time, either directly or by the grant of licenses to third parties, as well as the rights to oppose infringement.”

• EG “uitputting” beoogt uitsluitend het vrije verkeer van goederen te waarborgen voor het in het verkeer gebrachte product; • Geen bemoeienis met verder gebruik van dat product. Of gebruik hiervan inbreuk oplevert wordt bepaald door nationaal recht (zie bijv. Warner Brothers, C-158/86); • Niet relevant of octrooihouder al beloond is (Pharmon v. Hoechst, C-19/84) of dat er nog geen beloning heeft plaatsgevonden (Merck v. Stephar, C-187/80)

• Zowel in Nederlandse uitputtingsleer, als in Europese doctrine m.b.t. vrij verkeer van goederen, twee belangrijke vragen: 1. wordt product in Nederland/EU op de markt gebracht? 2.vindt dat plaats door de octrooihouder of met zijn toestemming? • Het antwoord op beide vragen kan contractueel bepaald worden.

Octrooihouder brengt product zelf op de markt • Als octrooihuder zelf een product op de markt brengt in Nederland/EU = uitputting. Dat geldt ook wanneer de octrooihouder aan zijn wederpartij territoriale restricties oplegt – bijv. alleen (weder)verkoop buiten Europa – (Peak Holding d.d. 30 november 2004); • Ook andere restricties in het contract kunnen uitputting in dit geval niet opheffen. • Remedie: actie op grond van wanprestatie tegen wederpartij;

Product op de markt met toestemming octrooihouder? • Davidoff (Levi Strauss (C-414/99, C-415/99 en C-16/99) “Article 5 of the Directive confers on the trademark proprietor exclusive rights entitling him, inter alia, to prevent all third parties not having his consent from importing goods bearing the mark. Article 7(1) contains an exception to that rule in that it provides that the trade mark proprietor’s rights are exhausted where goods have been put on the market in the EEA by the proprietor or with his consent.”

• Davidoff (continued): “It therefore appears that consent, which is tantamount to the proprietor’s renunciation of his exclusive right under Article 5 of the Directive to prevent all third parties from importing goods bearing his mark, constitutes the decisive factor in the extinction of this right (…) In view of its serious effect in extinguishing the exclusive rights of the proprietors of the trademarks in issue (…), consent must be so expressed that an intention to renounce those rights is unequivocally demonstrated.”

Wanneer de vraag aan de orde is of octrooihouder toestemming heeft verleend voor op de markt brengen product in Nederland/Europa is het contract cruciaal: • Territoriale beperking: geen licentie voor Europa of geen verkooprechten voor Europa resp. verplichting tot verkoop levering buiten Europa: geen toestemming voor Europa en dus geen uitputting als product toch in Europa op de markt komt; • Beperking tot bepaalde voorbehouden handelingen: licentie alleen voor vervaardiging of gebruik (niet voor verkoop/levering): geen toestemming voor op de markt brengen van het product en dus geen uitputting als product toch op de markt komt. Have made door derde geen verschil.

• Beperking tot bepaalde afnemers: bijvoorbeeld alleen recht tot verkoop aan andere licentienemers van octrooihouder. Toch verkoop aan anderen dan waarvoor contractueel toestemming is verleend: geen toestemming en dus geen uitputting (vgl. Rechtbank Den Haag d.d. 26 oktober 2006, B9/2806). • Covenant not to sue: Toestemming waardoor uitputting optreedt? Neen Geen toestemming, alleen toezegging dat onder bepaalde voorwaarden wordt afgezien van inbreukprocedure (vgl. HR 21 april 1995, NJ 1996, 462 en Rechtbank DH 4 oktober 2000, BIE/783: niet optreden leidt niet tot uitputting).

Uitputting ook m.b.t. indirecte inbreuk? • Twee verschillende gevallen: 1) Licentie tot toepassing van de uitvinding is verleend aan “downstream” entiteit. *Levering van onderdelen aan deze licentienemer door niet-geautoriseerde derde geen indirecte inbreuk (vgl. art. 73 Row: aanbieden of leveren “aan anderen dan hen, die krachtens de artikelen 55 tot en met 60 tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn.”)

2) Licentie is verleend aan “upstream” leverancier van onderdelen. Octrooihouder kan tegen een derde optreden: A)die het onderdeel van de licentienemer zonder toevoeging doorverkoopt aan opvolgende partij, die niet bevoegd is tot toepassing van de uitvinding; B)die het onderdeel combineert met andere onderdelen en het geheel doorverkoopt aan een opvolgende partij, die niet bevoegd is tot toepassing van de uitvinding; C) die zelf de geoctrooieerde werkwijze toepast (komt bij stelling 3 aan de orde).

Noch op grond van art. 53 Row, noch op grond van art. 73 Row uitputting van essentiële middelen: • Art. 53 Row verwijst in lid 5 slechts naar voortbrengselen in de zin van art. 53 lid 1 sub a en b (i.e. het voortbrengsel is geoctrooieerd of het voortbrengsel is het rechtstreeks verkregen resultaat van een geoctrooieerde werkwijze). Essentiële middelen in de zin van art. 73 Row worden hier niet genoemd en dus geen uitputting (geen extensieve interpretatie van art. 53 ROW; zie HR 23 juni 1995, BIE 1997/41).

• Ook volgens de doelstelling van art. 73 ROW (tegengaan van betrokkenheid bij ongeautoriseerde toepassing van de uitvinding), moet de octrooihouder tegen de leverancier van essentiële middelen (niet licentienemer) kunnen optreden (tenzij de octrooihouder kan worden verondersteld een impliciete licentie te hebben verschaft voor toepassing van de uitvinding door de derde); • In geval A) (essentieel middel is gelicentieerde component) is dat het geval. Dit geldt zeker ook in geval B) waarin de indirecte inbreukmaker (bijvoorbeeld de fabrikant van de mobiele telefoon) een essentieel middel verkoopt waarvan slechts een onderdeel met toestemming van de octrooihouder op de markt is gebracht (vgl. In Duitsland: Siemens/Amoi).

Reikwijdte van de uitputting (directe octrooiinbreuk) • Om te beoordelen of van uitputting sprake is: beslissend of voortbengsel dat door of met toestemming van de octrooihouder op de markt is gebracht, als zodanig in de conclusie van het octrooi onder bescherming is gesteld. Zo niet: geen uitputting. • Verschillende conclusies: voortbrengselconclusies (bijvoorbeeld chip of andere component, mobiele telefoon, systeem bestaande uit een mobiele telefoon en een basisstation) en werkwijzeconclusies;

• Heeft octrooihouder toestemming gegeven voor het op de markt brengen van het betreffende voortbrengsel of de toepassing van de geoctrooieerde werkwijze? Indien dat niet zo is: geen uitputting (eventueel impliciete licentie). • Verschillende categoriën conclusies beschermen verschillende expolitatievormen en hebben verschillende inbreukmaker op het oog (bijvoorbeeld chipfabrikant, fabrikant mobiele telefoon, operator, consument);

• Geen enkele reden waarom de gehele bedrijskolom zou kunnen profiteren van de uitvinding en hierop winst kan maken, omdat een onderdeel (van een onderdeel) wellicht met toestemming van de octrooihouder op de markt is gebracht (zie bijv. Pres. Rechtbank Zutphen, BIE 1983/69). • Onrechtvaardig en geen economische rechtvaardiging; • Pres. Rechtbank Den Haag d.d. 7 april 2000, BIE 2002/20: “De bezitter van een geoctrooieerd voortbrengsel die zich op het bepaalde in art. 53 lid 4 Row 1995 kan beroepen, is niet “tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding” bevoegd in algemene zin, doch is slechts bevoegd de in die bepaling genoemde handelingen te verrichten met betrekking tot dat specifieke voorwerp.”

• Ook vrije verkeer van goederen staat er niet aan in de weg dat octrooihouder in dat geval zijn rechten uitoefent: beoogt slechts vrij verkeer voor dat product te waarborgen. Geen vrijbrief voor royalty- vrije verdere exploitatie van het product (bijv. incorporatie in ander product) of het gebruik hiervan (bijv. toepassing van een geoctrooieerde werkwijze).