De keyword-uitspraken van het Europese Hof van Justitie… Hoe gaat de Nederlandse rechter daar mee om? Netlaw bijeenkomst 31 maart 2011 mr. Floor de Roos

De keyword-uitspraken van het Europese Hof van Justitie Google France, HvJ EG 23 maart 2010, C /08 BergSpechte, HvJ EG 25 maart 2010, C-278/08 Bananabay, HvJ EG 26 maart 2010, C-91/09 Portakabin, HvJ 8 juli 2010, C-558/08

Google France, HvJ EG 23 maart 2010 Art. 5 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn en art. 9 lid 1 sub a van de Merkenverordening moeten aldus worden uitgelegd: “De houder van een merk is gerechtigd een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.”

Conclusie AG HvJ EG 9 december 2010, C-324/09, L’Oréal/eBay eBay koopt keywords van L’Oréal merken om via zoekmachines klanten naar haar website te trekken. eBay maakt – in tegenstelling tot Google – wel gebruik van het merk. Dat gebruik leidt er echter niet automatisch toe dat de internetgebruiker wordt misleid t.a.v. de herkomst van de goederen. Als de gesponsorde link zelf niet misleidend is t.a.v. het soort aanbieder dat de reclamemakende uitbater van een internetmarktplaats is, is het niet waarschijnlijk dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van het merk. Dat ligt anders wanneer de internetgebruiker op basis van de informatie in de gesponsorde link niet begrijpt dat eBay advertenties of aanbiedingen van derden in haar systeem heeft.

Conclusie AG HvJ EG 24 maart 2011, C-323/09, Interflora/Marks & Spencer (1) ‘Nu het Hof in de Google France en Google-rechtspraak in beginsel zijn goedkeuring heeft gegeven aan trefwoordreclame met het gebruik van merken van een derde, ben ik van mening dat ook het vraagstuk van aanhaken bezien dient te worden op basis van de advertentie die wordt getoond in de gesponsorde link.’ ‘Wanneer die advertentie het merk noemt of toont, hangt de aanvaardbaarheid van het gebruik ervan af, of we te doen hebben met geoorloofde vergelijkende reclame of integendeel met het varen in het kielzog van de reputatie van de merkhouder.’ In haar advertenties vergelijkt Marks & Spencer haar waren en diensten niet met die van Interflora en zij presenteert haar waren niet uitdrukkelijk als alternatief voor Interflora. Daarom is geen sprake van aanhaken.

Conclusie AG HvJ EG 24 maart 2011, C-323/09, Interflora/Marks & Spencer (2) Artikel 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn en artikel 9 lid 1 sub c van de Merkenverordening moeten aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een teken als trefwoord in een internetverwijzingsdienst voor dezelfde waren of diensten als die waarop een gelijk, bekend merk betrekking heeft, eveneens binnen de werkingssfeer van deze bepalingen valt en kan worden verboden door de merkgerechtigde wanneer a) de advertentie die verschijnt nadat de internetgebruiker als zoekwoord het trefwoord dat gelijk is aan een bekend merk heeft ingevoerd, dat merk noemt of toont, en b) het merk - daarin wordt gebruikt als generieke term ter aanduiding van een klasse of categorie van waren of diensten, of - de adverteerder daarmee tracht te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie of het prestige daarvan, en voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft verricht om het imago van dat merk te creëren en in stand te houden.

Toelaatbaarheid keyword: een merkenrechtelijke kwestie (1); merkgebruik? Gebruik keyword door de adverteerder = gebruik in merkenrechtelijke zin (doordat de adverteerder betaalt voor de koppeling en als trefwoord een teken kiest dat gelijk is aan een merk van een ander). Gebruik keyword door de adverteerder = gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder (terwijl adverteerder het keyword niet gebruikt om zijn waren of diensten te onderscheiden, maar juist om deze als alternatief aan te bieden voor de waren of diensten die het publiek kent onder dat merk).

Toelaatbaarheid keyword: een merkenrechtelijke kwestie (2); inbreuk sub a Keyword-gebruik  meestal identiek teken voor dezelfde waren/diensten. Aanvullende voorwaarde (zie o.m. Opel/Autec en L’Oréal/Bellure): het gebruik van het teken moet afbreuk doen aan (een van) de functies van het merk: - herkomstfunctie: HvJ EG in Google France: wanneer de adverteerder niet de indruk wegneemt gelieerd te zijn aan de merkhouder. - reclamefunctie: HvJ EG in Google France: niet aan de orde, nu de homepage van de merkhouder normaal als één van de eerste zoekresultaten verschijnt.

Toelaatbaarheid keyword: een merkenrechtelijke kwestie (3); inbreuk sub b Biedt de merkhouder enige aanvullende bescherming (overeenstemmend teken voor soortgelijke waren). Maar bij keyword-gebruik meestal sub a: identiek teken voor dezelfde waren. Weliswaar vereiste van verwarringsgevaar, maar dat criterium is identiek aan het criterium voor afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van sub a (HvJ EG, BergSpechte).

Toelaatbaarheid keyword: een merkenrechtelijke kwestie (4); inbreuk sub c Aanvullende bescherming voor houders van bekende merken. Geen eis dat afbreuk wordt gedaan aan een functie van het merk of verwarringsgevaarvereiste, maar: ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het merk (of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk)  zie L’Oréal/Bellure. Google France: handelaar in nep Louis Vuitton-tassen gebruikte keyword, maar de advertentie vermeldde duidelijk dat het om namaak ging. - sub a en b: geen inbreuk. - sub c: HvJ EG: L’Oréal/Bellure relevant.

Toelaatbaarheid keyword: een merkenrechtelijke kwestie (5); inbreuk sub d Biedt de merkhouder bescherming in geval van gebruik van het teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten wanneer ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Uitleg sub d onbekend; is sub d van toepassing op het gebruik van keywords?

Nederlandse keyword-uitspraken (1): Tempur I: Vzr. Rb. Den Haag 20 december 2010 Tempur II: Vzr. Rb. Den Haag 4 februari 2011 De gesponsorde advertenties = vergelijkende reclame in de zin van art. 6:194a lid 1 BW. Daaronder valt immers elke vorm van reclame waarbij een concurrent of de door een concurrent aangeboden producten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Geen merkinbreuk als de advertentie voldoet aan de voorwaarden van art. 6:194a lid 2 BW. Oneerlijk voordeel (art. 6:194a lid 2 sub g BW) en ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het merk (art. 9 lid 1 sub c Merkenverordening)? - Nee: “Het gebruiken van merken als Adwords is noodzakelijk voor een doeltreffende vergelijkende reclame op internet.” - Ja (Tempur I): de gesponsorde advertenties maken geen duidelijk onderscheid tussen de producten van Tempur en Energy+ (inbreuk sub c).

Tempur I: Vzr. Rb. Den Haag 20 december 2010 Drukverlagend topmatras Doorslapen tot de ochtend. Mogelijk met drukverlagend kwaliteits matras Drukverlagend matras Wakker worden zonder rugpijn? Gratis 14 dagen Thuis Proefslapen Tempoer Hoogste Kwaliteit, Laagste Prijs! Vanaf € 199 Bestel Nu Online

Tempur II: Vzr. Rb. Den Haag 4 februari 2011

Tempur I en Tempur II De kritiek: Geen onderscheid tussen Adword-gebruik en het plaatsen van de daaraan gekoppelde gesponsorde advertentie. Oprekking begrip vergelijkende reclame ten koste van het merkenrecht. Adword ≠zoekterm. ‘Noodzakelijkheids’- of ‘doeltreffendheids’-criterium? Gebruik van algemene bewoordingen van concurrent verboden? Vergelijkende reclame: de escape voor keyword-gebruik? Vergelijk: AG in Interflora/Marks & Spencer.

Conclusie AG HvJ EG 24 maart 2011, C-323/09, Interflora/Marks & Spencer Artikel 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn en artikel 9 lid 1 sub c van de Merkenverordening moeten aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een teken als trefwoord in een internetverwijzingsdienst voor dezelfde waren of diensten als die waarop een gelijk, bekend merk betrekking heeft, eveneens binnen de werkingssfeer van deze bepalingen valt en kan worden verboden door de merkgerechtigde wanneer a) de advertentie die verschijnt nadat de internetgebruiker als zoekwoord het trefwoord dat gelijk is aan een bekend merk heeft ingevoerd, dat merk noemt of toont, en b) het merk - daarin wordt gebruikt als generieke term ter aanduiding van een klasse of categorie van waren of diensten, of - de adverteerder daarmee tracht te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie of het prestige daarvan, en voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft verricht om het imago van dat merk te creëren en in stand te houden.

Nederlandse keyword-uitspraken (2): Travel Card: Gerechtshof Amsterdam 28 december 2010 Vzr. Rb. Haarlem: travelcard voor een tankpassysteem is beschrijvend en mist ieder onderscheidend vermogen. Hof Amsterdam: niet gebruikelijk of voor de handliggend en dus wel (enig) onderscheidend vermogen. Gebruik Adword ‘travelcard’ = inbreuk op grond van (in ieder geval) sub b. Gebruik losse Adwords ‘travel’ en ‘card’ (in combinatie of los) ≠merkinbreuk. Het gebruik van die zoektermen moet concurrenten in beginsel vrijstaan. Losse beschrijvende elementen uit merken kunnen worden gebruikt als Adword zonder dat sprake is van merkinbreuk.