Nodeloos verwarringsgevaar ook bekend als slaafse navolging Prof. Charles Gielen Debat Zeist 12 maart 2007

Slaafse navolging Door werking BTMW oud jarenlang uit de gratie Vandaar groei auteursrechtelijke bescherming Sinds Modellenrichtlijn weer terug Navolging van producten onrechtmatig indien nodeloos verwarringsgevaar wordt veroorzaakt Slaafse navolging: eigenlijk verkeerde naam

Slaafse navolgingsleer; de basis Bescherming tegen verwarringsgevaar; zie Borsumij/Stenman Verankerd in art. 10bis Verdrag van Parijs; zie HvJ IDG/Beele: 1982 Oneerlijke mededinging: alle daden, welke ook, die verwarring kunnen stichten t.a.v. inrichting, waren of werkzaamheid van een concurrent Bescherming tegen verwarringsgevaar: HR in Borsumij/Stenman: het gaat bij de in de rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing om “het verbod verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is.” Layher /Assco (C-392/98 ) zegt dat de bescherming tegen oneerlijke concurrentie als intellectuele eigendom moet worden beschouwd in het licht van de doelstelling van Trips, nl. bestrijding van namaakartikelen en tegengaan van verstoringen in de internationale handel. Het is uitdrukkelijk aan de lidstaten overgelaten om “in het kader van hun eigen rechtstelsel…..de krachtens het TRIPs als rechten uit hoofde van intellectuele eigendom beschermde belangen en de wijze van bescherming ervan nader te regelen.” TRIPs zegt dus niets over de vraag of bescherming tegen oneerlijke concurrentie een ie-recht is, dan wel al of niet kan cumuleren met model- of merkrechten. TRIPs zegt ook niets over negatieve reflexwerking; een zeer lastig vraagstuk. Maar nu eerst de regels die zich in het kader van het leerstuk van de onrechtmatige daad hebben ontwikkeld in zaken m.b.t. de bestrijding van identieke of overeenstemmende producten. U hoort hoe voorzichtig ik ben met het aangeven van het algemene kader. Ik spreek nog even niet van navolging of slaafse navolging, want dat suggereert direct dat er van navolging, ontlening, kopiëren sprake moet zijn. Of dat zo is, laten we zien.Zekerheidshalve merk ik op dat we een terrein betreden dat ongeharmoniseerd recht in Europa betreft. Zo langzamerhand betreedt de Europese wetgever het oneerlijke mededingingsterrein, maar als we niet uitkijken krijgen we te maken met een zelfde lappendeken als de harmonisatie in het auteursrecht. We kennen intussen de regels m.b.t. de misleidende en vergelijkende reclame en de door strikt consumentenbelang ingegeven richtlijn over agressieve handelspraktijken die echter ook effecten op het mededingingsrecht zal hebben.

Slaafse navolging; de regels I Het kopiëren van de Elephant-kraan (Hyster Karry Krane HR 1953): let op de achtergrond van de zaak! Hof Arnhem: parasiterende onrechtmatige concurrentie door overname van groot aantal elementen die de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product betroffen. Voor goed begrip van de zaak: let op de achtergrond ervan; deze is dat het Hof Arnhem onrechtmatige nabootsing heeft aangenomen, en hoewel ook dit hof van mening was dat nabootsing niet zonder meer en onder alle omstandigheden onrechtmatig is, is in dit geval sprake van parasiteren op de prestaties en de bedrijfsresultaten van een ander. Zoals de HR samenvatte, zag de nabootsing op elementen van de Elephant-kraan die bestemd en blijkbaar ook geschikt waren om de deugdelijkheid en bruikbaarheid van een zodanig werktuig te bevorderen. Wil u weten welke?: diverse afmetingen, hijshoogte, hijsvermogen, grootte van de vlucht, draaicirkel en lengte en breedte. Het hof had dus eigenlijk prestatiebescherming geboden. Men zoekt tevergeefs naar enige overweging over verwarringsgevaar. Het is dus in deze sleutel van verleende prestatiebescherming dat de Hoge Raad tot zijn beslissing komt

Slaafse navolging; de regels II HR Hyster Karry Krane 1956: Vrijheid om producten een zo groot mogelijke d+b te geven Daarom niet verboden om te dien einde van resultaten van inspanning, inzicht en kennis gebruik te maken zelfs ten nadele van concurrent zelfs met verwarringsgevaar behoudens ie-rechten Nabootsing alleen dan ongeoorloofd, wanneer zonder aan d+b afbreuk te doen, men evengoed andere weg had kunnen inslaan en men door niet te doen verwarring sticht Na de vaststelling dat het Hof Arnhem de nabootsing gezien had in elementen die betrekking hadden op de D+B, komt de overweging dat kopiëren daarvan niet kan worden verboden. Het is dus niet zo dat de Hoge Raad voor Nederland een algemene kopieervrijheid heeft vastgelegd. HR zegt eigenlijk niets meer dan dat je functionele elementen mag kopiëren. Volgens mij is de formulering extra lastig en was het beter geweest indien de HR positief had geformuleerd dat men in beginsel geen gevaar voor verwarring mag veroorzaken, tenzij…...

Verwarringsgevaar Door gelijkenis van totaalindruk (HR Rummikub 1991) Direct en indirect verwarringsgevaar Verplichting om af te wijken waar het redelijkerwijs kan; hoeft niet op alle punten (HR Scrabble 1960) Het “evengoed andere weg kunnen inslaan” (HR Hyster Karry Krane) betekent moeten inslaan (HR Plastic Schalen 1968) Stelpicht en bewijslast van de mogelijkheid tot inslaan andere weg rust op de eiser, niet de nabootser (HR Trekkerhoes 1969), bevestigd in Hof Den Haag 31 aug. 2006 Impag/Otto Simon

Slaafse navolging; regels 3 Eigen gezicht in de markt ≠ ond. verm. Merk Kwestie van de duur: eeuwigdurend monopolie t.o.v. beperkte duur Alleen verwarring omtrent herkomst?

Stelling I: Merkenrecht HvJ in Philips/Remington tegenstrijdig Vrijheid concurrentie ↔ apparaatgerichte leer Technische uitzondering strikt interpreteren PHILIPS/REMINGTON, Enerzijds: r.o. 78: Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn. Anderzijds: 83. Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen. (de resultaatgerichte leer – resultaat kan ook op andere wijze worden verkregen - wordt afgewezen)

Stelling II (Modellenrecht) Geen bescherming voor voortbrengsel waarvan uiterlijke kenmerken uitsluitend door technisch functie worden bepaald M.a.w. slechts wanneer form follows function, is bescherming uitgesloten M.a.w. als er andere vormen zijn waarmee dezelfde functie kan worden bereikt, volgt vorm de functie niet, dus wel bescherming AG COLOMER: De formulering van deze uitsluitingsgrond in de richtlijn inzake tekeningen en modellen komt niet volledig overeen met die in de merkenrichtlijn. Dit verschil is niet willekeurig. Terwijl de eerstgenoemde richtlijn de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald ongeschikt verklaart, sluit de laatstgenoemde richtlijn de tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen van bescherming uit. Met andere woorden, voor de vaststelling dat tekeningen of modellen niet kunnen worden ingeschreven, moet er een grotere mate van functionaliteit zijn; het betrokken kenmerk dient niet alleen noodzakelijk, maar onmisbaar te zijn om een bepaalde technische uitkomst te bereiken: de functie bepaalt de vorm (form follows function).(8) Dat betekent dat een functioneel model toch in aanmerking kan komen voor bescherming voorzover kan worden aangetoond dat dezelfde technische functie met een andere vorm kan worden bereikt. Vanhees: De uitsluiting betreft de situatie waarbij een bepaalde technische functie uitsluitend door een bepaalde vormgeving wordt bereikt. Als er alternatieven bestaan in de vormgeving die de functie kunnen doen vervullen, ook al zijn deze beperkt, dan kan iedere vormgeving beschermd worden en speelt de uitzondering niet. Model kan heel goed functioneel zijn terwijl merk onderscheidend moet zijn

Stelling III: slaafse navolging en resultaatgerichte leer Zonder aan d & b afbreuk te doen, evengoed een andere weg kunnen en moeten inslaan Als men zonder extra economische kosten de technische oplossing in het product evengoed op andere niet verwarringwekkende wijze kan realiseren, kan worden opgetreden

Stelling IV: verwarringsgevaar Onder de werking van 10bis Parijs is verwarringsgevaar t.o.v. inrichting, waren of werkzaamheid onrechtmatig Geen bijkomende omstandigheden nodig voor onrechtmatigheid

Stelling V: post sale verwarring Verwarringsbegrip in slaafse navolgingsleer is ruim begrip Ook post sale verwarringsgevaar moet worden meegewogen

Stelling VI: slaafse navolging ook na afloop octrooi HR Borsumij/Stenman 1991: juist!