Prof. dr. Martin Senftleben Vrije Universiteit Amsterdam

Presentatie over: "Prof. dr. Martin Senftleben Vrije Universiteit Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Benelux Merken Congres 2011 Amsterdam, 25 maart 2011 Keyword advertising – aansprakelijkheid ISPs
Prof. dr. Martin Senftleben Vrije Universiteit Amsterdam Bird & Bird, Den Haag

2 Inleiding

3 Zoekresultaten en reclame

4 Consumentengedrag ‘Uit onderzoek blijkt dat 90% van de informatiezoekers niet verder kijkt dan de eerste drie bladzijden met resultaten, 62% de resultaten van de eerste pagina aanklikken en dat 36% ervan uitgaat dat de eerst-genoemde ondernemingen in de zoekresultaten de belangrijkste en meest toonaangevende bedrijven zijn op hun gebied.’ (Van der Beek, Computerrecht 2008, p. 32)

5 natuurlijke resultaten commerciële resultaten
Overzicht zoekresultaten natuurlijke resultaten door een zoekrobot gegenereerd op basis van algemene indexeringscriteria beïnvloeding: metatags commerciële resultaten weergegeven op basis van financiële criteria: wie het meest betaalt, staat bovenaan vermeld beïnvloeding: AdWords etc.

6 Gebruik als metatag

7 Gebruik als AdWord

8 Gebruik door een derde

9 Belanghebbenden merkhouder: de facto verplicht om te betalen?
concurrent: oneerlijk meeliften? zoekmachine: winst op kosten van het merk? merkhouder concurrent zoekmachine

10 Het geldende Europese recht

11 HvJEG, 23 maart 2010, zaak C-236/08, Google/Louis Vuitton
houder van de merken ‘Louis Vuitton’ en ‘LV’ Google maakt gebruik van die merken als zoekwoorden mogelijk voor sites waarop namaakversies van Louis Vuitton producten worden aangeboden combinatie van de merken mogelijk met andere zoekwoorden die op namaak duiden, zoals ‘nabootsing’, ‘reproductie’ en ‘kopie’

12 HvJEG, 23 maart 2010, zaak C-237/08, Google/Viaticum en Luteciel
houder van de merken ‘Viaticum’ en ‘Luteciel’ Google maakt gebruik van die merken mogelijk als zoekwoorden voor sites waarop dezelfde of soortgelijke producten worden aangeboden de producten op de sites waarvoor reclame wordt gemaakt zijn niet-inbreukmakende producten van concurrenten

13 algemene voorwaarden handelsactiviteit merkgebruik
Art lid 1 sub a, b en c BVIE algemene voorwaarden ‘in het economisch verkeer’ handelsactiviteit ‘gebruik voor waren of diensten’ (HvJEU) merkgebruik

14 Flexibel gebruik van het begrip ‘in het economisch verkeer’
HvJEU 23 maart 2010, zaken C /08, Google/Louis Vuitton: ‘Het aan het merk gelijke teken wordt gebruikt in het economische verkeer, zodra het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer.’ (punt 50) = lage drempel, wordt snel aangenomen

15 Flexibel gebruik van het begrip ‘gebruik voor waren en diensten’
HvJEU 23 maart 2010, zaken C /08, Google/Louis Vuitton: ‘Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, is dat immers hoe dan ook het geval wanneer de derde het aan het merk gelijke teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen dit teken en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht.’ (punt 72) lage drempel, wordt snel aangenomen

16 HvJEG 12 juni 2008, zaak C-533/06, O2/Hutchison
‘Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, komt derhalve neer op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf.’ (punt 36) vergelijkende reclame leidt ook tot ‘merkgebruik’ niet vereist is gebruik ter onderscheiding van de eigen waren of diensten van de adverteerder

17 Relevant gebruik? zoekmachine (-)
‘...zorgt voor de technische voorzieningen [...], en daarvoor wordt vergoed, betekent immers niet dat degene [...] zelf het teken gebruikt.’ (punt 57) adverteerder (+) ‘...gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd...’ (punten 50-51)

18 Aansprakelijkheid? zoekmachine (-) geen sprake van merkgebruik
aansprakelijk voor inbreukmakende handelingen van adverteerders? adverteerder (+) merkgebruik kan inbreuk opleveren direct aansprakelijk voor inbreukmakende reclame

19 Adverteerder

20 gelijke waren of diensten
Identity identieke tekens gelijke waren of diensten afbreuk aan één van de functies van het merk: verwarringsgevaar niet vereist! …absolute bescherming in het geval van identieke tekens/identieke waren en diensten…

21 Overzicht merkfuncties
HvJEG 18 juni 2009, zaak C-487/07, L’Oréal/Bellure ‘...Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.’ (punt 58)

22 HvJEU 23 maart 2010, zaak C-236/08, Google/Louis Vuitton
aantasting herkomstfunctie mogelijk ‘…wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internet-gebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.’ (punt 84) positieve transparantieverplichting?

23 HvJEU 23 maart 2010, zaak C-236/08, Google/Louis Vuitton
geen aantasting reclamefunctie merkhouder zal bovenaan de lijst met natuurlijke zoekresultaten verschijnen ‘Wanneer de internetgebruiker de naam van een merk als zoekwoord invoert, verschijnt normaal dus de home‑ en advertentiepage van de merkhouder als een van de eerste natuurlijke resultaten. Door deze, overigens gratis, weergave is verzekerd dat de waren of diensten van de merkhouder zichtbaar zijn voor de internetgebruiker,…’ (punt 97)

24 Aantasting andere functies?
communicatiefunctie storen exclusief ‘communicatiekanaal’ investeringsfunctie meeliften op investeringen merkhouder

25 Waarschijnlijk hoge drempel
niet relevant VOORDEEL voor de derde (meeliften op investeringen) wél relevant: AFBREUK aan merkfuncties (hier met name herkomstfunctie)

26 overeenstemming met een merk soortgelijke waren of diensten
Similarity overeenstemming met een merk soortgelijke waren of diensten verwarringsgevaar vereist ...indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk...

27 HvJEG, 25 maart 2010, C-278/08, BergSpechte/Trekking.at
gebruikt ‘Edi Koblmüller’ en ‘Bergspechte’ als AdWords voor haar eigen aanbod van outdoor-reizen

28 HvJEG, 25 maart 2010, C-278/08, BergSpechte/Trekking.at
sprake van verwarringsgevaar? ‘wanneer aan internetgebruikers, op basis van een met een merk overeenstemmend trefwoord, een advertentie van een derde wordt getoond die het […] onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.’ (punt 39) regels betreffende herkomstfunctie (sub a) naar analogie van toepassing

29 overeenstemming met een bekend merk
Similarity+ overeenstemming met een bekend merk soortgelijke en niet soortgelijke waren of diensten verwateringsgevaar: voldoende dat door het teken het merk wordt opgeroepen (associatie in eigenlijke zin) ...ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie...

30 HvJEG 18 juni 2009, zaak C-487/07, L’Oréal/Bellure

31 HvJEG 18 juni 2009, zaak C-487/07, L’Oréal/Bellure
‘...dat wanneer een derde [...] in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken...’ (punt 49)

32 HvJEU 23 maart 2010, zaak C-236/08, Google/Louis Vuitton
bevestiging kielzogformule (L’Oréal/Bellure) ‘Die rechtspraak is relevant in gevallen waarin internetadverteerders, door middel van het gebruik van tekens die gelijk zijn aan bekende merken zoals „Louis Vuitton”, „LV” of „Vuitton”, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn.’ (punt 103) geldt alleen voor adverteerder zelf zoekmachine maakt geen gebruik in het economisch verkeer

33 Breder perspectief maar ook relevant: VOORDEEL uit reputatie/ onderscheidend vermogen niet alleen relevant: AFBREUK aan reputatie/ onderscheidend vermogen

34 HvJEU, C-323/09, Interflora/Marks& Spencer, Conclusie AG 24 maart 2011
houder van het bekende merk voor bloemen bezorgdiensten Marks&Spencer verkoopt en bezorgt ook bloemen koopt ‘interflora’ alsmede meerdere varianten daarvan als trefwoord bij Google AdWords de getoonde advertentie bevat geen verwijzingen naar het merk Interflora

35 Kielzog formule problematisch dat schade niet is vereist
niet Pareto-efficiënt merkhouder wordt niet beter, niettermin wordt situatie van de concurrent verslechterd consument word benadeeld (punt 94) Marks&Spencer presenteert zich als alternatief en profiteert daarbij van de bekendheid van het Interflora-merk maar: beslissend is de vraag naar de eerlijkheid van dit gebruik (punt 96)

36 Kielzog formule ‘In het geval van dezelfde of soortgelijke waren of diensten lijkt het oogmerk, een commercieel alternatief te bieden voor waren of diensten die worden beschermd door een bekend merk, een geldige reden in de context van de moderne marketingmethoden…’ (punt 99) noodzaak van bevordering van onvervalste mededinging noodzaak om de consument te informeren over alternatieven

37 Kielzog formule Marks&Spencer vergelijkt haar waren en diensten niet, presenteert deze zelfs niet uitdrukkelijk als alternatief (punt 104) niettemin geen oneerlijk aanhaken ‘De trefwoorden die Marks&Spencer heeft gekozen voor haar reclame via zoekmachines impliceert zeker een boodschap aan de consument, dat zij een alternatief voor Interflora biedt. Ik ben echter van mening dat dit niet neerkomt op aanhaken in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104.’ (punt 105)

38 Afbreuk aan onderscheidend vermogen
(+) inburgering verwatering …voor pianos, kleding, parfum, boeken, software

39 HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07, Intel/CPM
‘Er is met name sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk [...] zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet.’

40 HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07, Intel/CPM
‘Dat is met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddelijk een associatie opriep met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen.’ = tenietdoen onmiddelijke associatie door verwijzing naar diverse (niet soortgelijke) waren of diensten ook van toepassing in het geval van identiteit?

41 HvJEU, C-323/09, Interflora/Marks& Spencer, Conclusie AG 24 maart 2011
introductie nieuw categorie van afbreuk doen aan onderscheidend vermogen = ‘degeneren’ ‘…hier dus niet dat haar INTERFLORA-merk [door verwijzing naar andere waren of diensten] afgesleten raakt en daardoor aan onderscheidend vermogen verliest, maar dat het dreigt te degeneren, dat wil zeggen tot soortaanduiding verwordt of tot een alledaags woord.’ (punt 82)

42 Degeneren ‘Als artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 ook van toepassing is in gevallen van dubbele identiteit tussen de tekens en de waren of diensten, lijkt mij dat op grond van deze bepaling tevens bescherming tegen degeneratie zou moeten worden verleend, omdat het fundamentele probleem, te weten het geleidelijk verloren gaan van het onderscheidend vermogen, hetzelfde is.’ (punt 83) maar: gebruik als trefwoord niet voldoende anders zou altijd sprake zijn van afbreuk aan onderscheidend vermogen

43 Degeneren ‘…wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: het teken wordt genoemd of getoond in de advertentie in de gesponsorde link, en de reclameboodschap of mededeling in de advertentie gebruikt het teken in een generieke betekenis als verwijzing naar een categorie of klasse van waren of diensten, en niet ter onderscheiding tussen waren en diensten van verschillende herkomst.’ (punt 91) Marks&Spencer gebruikt merk helemaal niet in de advertentie geen sprake van degeneratie

44 Beperkingen

45 = loyaliteitsverplichting
Overzicht beperking? art leden 1 en 2 ..., tenzij geen eerlijk gebruik in nijverheid en handel uitputting? art lid 3 BVIE ..., tenzij gegronde reden voor de houder zich te verzetten = loyaliteitsverplichting

46 HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, Portakabin/Primakabin
produceert mobiele bouwsystemen heeft het merk ‘Portakabin’ gedeponeerd Primakabin verhandelt accommodatie-eenheden waaronder tweedehands units van Portakabin gebruikt bij het adverteren op internet de Google AdWords ‘portakabin’, ‘portacabin’, ‘portokabin’, ‘portocabin’

47 HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, Portakabin/Primakabin

48 HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, Portakabin/Primakabin
gegronde reden om zich te verzetten? ‘wanneer de wederverkoper, door zijn advertentie op basis van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder, meer in het bijzonder dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat…’

49 HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, Portakabin/Primakabin
‘Een advertentie die een dergelijke indruk kan wekken is immers niet noodzakelijk om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht, en dus de bereiking van het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van richtlijn 89/104, te verzekeren.’ (punt 80) criteria vergelijkbaar met inbreukcriteria lopen beperkingen van het merkenrecht leeg? met name door transparantieverplichting?

50 HvJEG 12 juni 2008, zaak C-533/06, O2/Hutchison
heeft bubbels als beeldmerk gedeponeerd Hutchison: vertoont in haar reclame voor telecomdiensten zwartwitbeelden van bewegende bubbels vergelijkt de prijs van haar diensten met die van O2

51 Art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450 (art. 194a lid 2 BW)
‘Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze: a) niet misleidend is […]; […] d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent […] worden verward; e) niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over […] een concurrent; […] g) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam […]; h) niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak […].’

52 HvJEG 12 juni 2008, zaak C-533/06, O2/Hutchison
‘Teneinde de bescherming van de ingeschreven merken te verzoenen met het gebruik van vergelijkende reclame, dienen artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 en artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 bijgevolg aldus te worden uitgelegd, dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is een derde het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, te verbieden in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid.’ (punt 45)

53 Het juiste evenwicht merkenrechtelijke bescherming
vrijheid van mededinging vrijheid van meningsuiting

54 Aansprakelijkheid ISPs

55 Art. 6:196c lid 4 BW ‘Degene die diensten van de informatie-maatschappij verricht als bedoeld in artikel 15d lid 3 van Boek3, bestaande uit het op verzoek opslaan van van een ander afkomstige informatie, is niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie, indien hij…’ = safe harbour

56 HvJEU 23 maart 2010, zaak C-236/08, Google/Louis Vuitton
Google = host in de zin van deze bepaling? ‘…moet derhalve worden onderzocht of de rol van deze dienstverlener in die zin neutraal is dat zijn handelingen louter technisch, automatisch en passief zijn, wat impliceert dat hij geen kennis heeft van of controle heeft over de gegevens die hij opslaat.’ (punt 114) financieel belang dat Google heeft bij de reclamedienst niet doorslaggevend (punt 116)

57 HvJEU 23 maart 2010, zaak C-236/08, Google/Louis Vuitton
betrokkenheid bij het opstellen van de reclameboodschap centraal ‘Wel relevant voor het in punt 114 van het onderhavige arrest bedoelde onderzoek daarentegen is de rol van Google bij het schrijven van de reclameboodschap die de advertentielink begeleidt, of bij de vaststelling of de selectie van trefwoorden.’ (punt 118) gemiste kans om de toepasselijke regels Europees te harmoniseren?

58 HvJEU, C-324/09, L’Oréal/eBay, Conclusie AG 9 december 2010
producent van luxe parfums houder van bekende merken eBay koopt keywords bestaande uit L’Oréal merken om via verschillende zoekmachines te verwijzen naar het aanbod op eBay voorbeeld: ‘Great deals on Shu uemura Shop on eBay and Save!’ verwijzing betreft onder meer namaakproducten

59 Belanghebbenden gebruikers online markt online markt zoekmachines
‘It should not be forgotten that the listings uploaded by users to eBay’s marketplace are communications protected by the fundamental rights of freedom of expression and information…’ (conclusie, punt 49) gebruikers online markt online markt zoekmachines

60 Secundaire aansprakelijkheid
partiële harmonisatie I artt. 12, 13 en 14 Richtlijn elektronische handel partiële harmonisatie II art. 11 Handhavings-richtlijn

61 Relevant gebruik? zoekmachine (-)
‘...zorgt voor de technische voorzieningen [...], en daarvoor wordt vergoed, betekent immers niet dat degene [...] zelf het teken gebruikt.’ (Google/LV, punt 57) online markt (+) ‘…using the trademark in relation to the goods traded on the market-place if he uses [an identical sign] in his own advertising’ (AG in L’Oréal/eBay, punt 103)

62 Sub a: afbreuk aan herkomstfunctie?
‘An adverse effect to the origin function occurs in those cases where the goods traded in the marketplace are counterfeit products. That adverse effect is, however, not a result of the marketplace operator’s use of the sign as a keyword in the internet referencing service as such… The cause of the adverse effect to the origin function is the listing displayed on the electronic marketplace operator’s webpage… the use of signs identical with trade marks in those listings is not use by the electronic marketplace operator in relation to the goods in question but use by the users of the marketplace.’ (conclusie AG in L’Oréal/eBay, punt 111)

63 Sub a: afbreuk aan overige functies?
‘As to the quality and investment functions I find it obvious that individual listings of eBay users containing third party trade marks and displayed on eBay’s website may adversely affect these functions.’ (conclusie AG L’Oréal/eBay, punt 113) namaak beschadigt luxe imago van L’Oréal brengt tevens kwaliteitsgarantie in gevaar maar: online markt kan beperkingen inroepen aanduiding kenmerken van de dienst aanduiding bestemming van de dienst (punt 116)

64 Sub a: afbreuk aan overige functies?
‘As a matter of principle I do not think that possible problems relating to the conduct of individual market participants could be imputed to the marketplace operator unless there are grounds for secondary liability pursuant to national law… A marketplace operator is entitled to presume that market participants using its services act legally […] until it is concretely informed of the contrary.’ (punt 117) geen afbreuk aan overige functies reclame moet wel duidelijk maken dat het om een online markt gaat

65 Secundaire aansprakelijkheid
vrijwaring host (+) ‘…the hosting of the information provided by a client may well benefit from an exemption...’ (punt 151) vrijwaring host (-) ‘…does not exempt eBay from any potential liability it may incur in the context of its use of a paid internet referencing service’ (punt 151)

66 Verplichtingen toekomstige inbreuk
‘legally ‘knowledge’ may refer only to past and/or present but not to the future’ (punt 162) ‘requirement of actual knowledge seems to exclude construed knowledge’ (punt 163) anders: herhaalde inbreuk ‘In other words, exemption from liability does not apply in cases where the electronic marketplace operator has been notified of infringing use of a trade mark, and the same user continues or repeats the same infringement.’ (punt 168)

67 Injunctions against intermediaries
bij herhaalde inbreuk mogelijk ‘…injunctions against the intermediary requiring not only the prevention of the continuation of a specific act of infringement but also the prevention of repetition of the same or a similar infringement in the future… What is crucial, of course, is that the intermediary can know with certainty what is required from him, and that the injunction does not impose […] a general obligation of monitoring.’ (punt 181) voorstel: gewoon user account sluiten (punt 182)

68 Einde. Veel dank!